9以商标说明性使用主张不侵权抗辩的法律分析

——九牧厨卫公司诉腾昌五金电器商行侵害商标权纠纷案

【案号】

一审:(2017)闽05民初607号

二审:(2018)闽民终274号

【裁判要旨】

商标说明性使用是商标侵权诉讼中一类重要的不侵权抗辩情形。审查是否构成说明性使用,应当综合使用人的主观目的、使用的具体方式和范围以及使用人是否从中获取不当利益、是否对商标权利人造成其他不利后果等因素进行认定和判断。另外,注册商标的显著性和知名度以及注册商标的历史因素也是影响认定说明性使用是否正当的因素。

【案情介绍】

原告九牧厨卫公司系“九牧”“JOMOO九牧”系列商标的所有权人。“JOMOO九牧”商标2011年被国家工商行政管理总局商标评审委员认定为驰名商标。被告腾昌五金电器商行系九牧产品的销售商。在其店铺门栏上突出使用“JOMOO九牧”商标,在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样。原告起诉认为被告并非原告专卖店,其行为属于对原告商誉的攀附,破坏了原告的营销体系,构成商标侵权。被告则辩称其销售的产品系来源于九牧公司的正品,故其在门栏及店招上对九牧商标的使用不构成商标侵权。

【裁判结果】

福建省泉州市中级人民法院一审认为,被告在涉案店面单独使用原告商标及字号标识,其实质仍是指向涉案店面的经营者是原告,或者与原告存在商标或字号许可使用等关联关系。而被告仅是涉案商标正牌商品的销售者,其与原告不存在关联关系,故被告在涉案店面店招上单独使用“JO-MOO九牧”标识的行为显然已经超过了说明或者描述自己经营商品的必要范围,不属于善意和合理的使用。相关公众施以一般注意义务,通常情况下均会得出涉案店铺系由原告经营或者经原告授权经营的认知,属于给他人的注册商标专用权造成其他损害的侵权行为。故判决被告承担相应的法律责任。一审宣判后,被告不服提起上诉。二审在法院主持下双方达成和解。

【法官评析】

经销商销售正牌产品,因为具有合法来源,根据商标权利用尽原则,销售行为本身自然不涉及商标侵权问题。实践中出现的争议问题是经销商出于经营活动的需要,能否在产品以外的其他地方如店招、宣传册等载体上使用产品商标以及和生产商有关的其他商业标识,如企业字号等。这就涉及商标侵权案件审理中的一个基础性问题,对他人商标进行说明性使用(或称为指示性使用)是否构成侵权及认定的标准和判断的界限问题。

由于对商标说明性使用在认定要件和适用标准上存在分歧,本案在处理过程中,形成两种不同意见。第一种意见认为:被告的行为属于正当性使用,不构成侵权。理由是被告系原告公司的销售商,其所销售的产品来源于原告,并非侵权商品。而其在门栏上使用“JOMOO九牧”商标,在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样的行为只是为了客观描述自己的店铺内所销售的商品是原告公司生产的正牌商品,这种使用方式属于对原告商标的正当的说明性使用。被告店铺虽非原告的授权专卖店,其在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样的行为虽有不妥,但考虑到其主观上并没有傍品牌、搭便车的恶意,客观上也不会造成消费者的混淆误认,所以不应认定构成商标侵权。第二种意见则认为:对商标说明性正当使用的行为方式应当有一定的限度,即经营者必须是以直接使用叙述性文字的方式,说明经营的商品种类及提供服务的范围。而本案中被告虽然系原告的销售商,但其并非经原告授权的专卖店,其在门栏上突出使用“JOMOO九牧”商标,在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样的行为并非以叙述性文字的方式客观介绍其经营的商品种类,已经明显超出说明性使用的合理范畴。这种使用方式会使被告不正当地获得竞争优势,而且向消费者传递的信息本身也与事实不符,客观上会造成消费者的混淆误认,应当认定被告的这种使用行为构成商标侵权。

一、商标的说明性使用的法律性质及具体类型

关于商标的说明性使用,商标法没有作出专门规定。实务中一般将说明性使用界定为:指经营者在商业活动中善意合理地使用他人的注册商标,客观地说明自己商品或者服务源于他人,或者客观地指示自己商品的用途、服务对象以及其他特性与他人的商品或服务有关,而用叙述性文字使用他人商标。说明性合理使用通常表现为直接使用他人商标,并且该商标亦直接指向商标所有人的商品或服务,而非使用者自己的商品或服务。商标法第五十九条仅仅规定了对商标中包含的描述性内容可进行正当使用,但从具体的市场经营活动来看,商标的正当使用不仅包括对描述性内容的正当使用,还包括在特定条件下对商标的说明性正当使用。说明性使用本质上还是构成商标结构意义上的使用,进入商标权的控制范围,但并不构成商标侵权,是因为在这种情况下,为了平衡其他利益或者价值,商标权的权利受到了限制,法律将这种使用行为不作为侵权处理。认定对他人商标进行说明性使用属于正当使用具有重要意义,因为经销商在经营商品时,为了客观说明自己商品或者服务的来源、用途、服务对象及其他商品本身固有的特性,不可避免地需要使用他人的注册商标。如果一律禁止其他经营者对所经营商品的商标进行说明性使用,显然违背了正常的商业经营活动规律,使商标用于区分商品和服务来源的这一本质特性无法发挥,对经营者也是不公平的。

从目前审判活动实践来看,商标说明性合理使用主要涉及两种类型:一种是为了说明商品或服务的特点或用途而使用他人商标,尤其表现为对商品零部件或配件用途的说明、服务对象的说明等,如某品牌电脑标注“Intel Inside”,在于说明其使用了英特尔公司中央处理器的事实,这种使用方式就属于善意合理使用了英特尔公司的Intel商标。又如,手机电池厂商可以在其生产的电池上注明“本款电池可以匹配华为手机”,这种使用也属于对他人商标合理的说明性使用;另一种则针对商标权利用尽而言,经商标权人许可或以其他合法方式投放市场的商品,他人购买后可以加以转卖,也可以在广告中宣传推销该商品进而对商标进行使用。比如,销售五粮液公司产品的销售商,只有使用五粮液商标才能合理地向消费者传达所销售的产品的信息。销售商如果在对外宣传时使用“本店销售正宗五粮液酒”的描述方式,应当也属于对他人商标正当的说明性使用。

二、构成商标的说明性使用的基本要件和判断因素

经营者可以对他人商标进行说明性使用,但在使用方式上必须有一定的限度和边界,即经营者使用须基于诚信善意,且是以直接使用叙述性文字的方式,说明经营的商品种类及提供服务的范围。如果经营者的行为明显是为了暗示和误导消费者,如经营者在企业名称、店铺名称以及店招中以单独或者突出标注的形式使用他人注册商标,会让相关公众误认为其与经销品牌具有投资、授权等紧密联系,实质是利用经销品牌的知名度和美誉度吸引更多的关注和商机,由于这种使用方式和行为不但会使经营者不正当地获得竞争优势,而且向消费者传递的信息本身就是虚假的,因此不属于说明性正当使用,有可能构成商标侵权或者不正当竞争。关于店招门头的商标使用问题,国家工商行政管理总局在1995年7月发布的《关于禁止汽车零部件销售商店、汽车维修点擅自使用他人注册商标的通知》中对此类问题进行了规范。而国家工商行政管理总局在1996年下发的《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店企业名称及营业招牌的通知》中进一步明确:商品销售网点和提供某种服务的站点,在需要说明本店经营商品或提供服务的业务范围时,可使用“本店修理XX产品”“本店销售XX商品”等叙述性文字,且其字体应一致,不得突出其中的商标部分。从审判实践来看,认定被告的行为是否属于正当使用,主要应围绕使用意图、使用方式和使用效果三方面进行综合判断。核心要件在于两点:一是经营者的使用行为不属于商标法意义上的使用;二是未对商标权人造成商标利益上的损害。至于注册商标的显著性和知名度以及注册商标的历史因素等在有的案件中也可以作为考虑因素。

实践中还有一个问题需要注意,就是商标说明性使用的司法规制可能同时适用《商标法》与《反不正当竞争法》的规定。知识产权本身就具有种类多样性和差异性,各类知识产权具有不同的特质和保护要求。所以在具体案件审理中,应当注意区分相关法律对商标说明性使用行为的调整范围,因为不同的请求权基础可能导致裁判结果的不同。《商标法》对于商标说明性使用行为的规制目的在于调整妨碍商标功能发挥的行为。如果经营者使用他人注册商标不仅仅是宣传商标所有人的商品,也用以宣传经营者自身,并足以导致公众误认为经营者与注册商标专用权人之间存在赞助或支持等特殊关系,该种混淆或误认不属于商标法所调整的因商标使用导致商品来源混淆,此时应归入不正当竞争行为。

三、本案经营者对权利人商标的不当使用构成侵权

具体到本案,被告对原告商标的使用按照上述分析,显然不属于说明性正当使用。其不当性体现在以下两个方面:一是在店招上标注“JOMOO九牧专卖店”字样不当;二是在店铺门栏上突出使用“JOMOO九牧”商标不当。这里需要澄清一个观念,经销商不等于品牌授权商,所谓品牌授权商,一般是以专卖店的形式出现,由商标权人统一设计店面形象并进行统一的品牌推广,这种经销模式主要是以特许经营的法律关系出现。这种情况下,经销商一般会和商标权人之间签订有专门的品牌授权协议,经销商会被许可在具体产品以外的店招、宣传资料等载体上使用商标权人的商标、企业字号等标识性信息。而如果只是一般的经销商,则不能认为经销商从正规渠道购进品牌产品,想当然地认为可以拿厂家的商标及其他标识做广告,如在店铺招牌上醒目用上知名品牌的商标或企业字号,以扩大影响。实际上,此时的经销商所享有只是合法销售产品的权利,而非产品商标的使用权。其只能是为了说明或介绍所经销的产品的来源,一般性地、非突出地(也就是客观合理、主观善意)在经营场所使用厂商商标和企业字号。因此,在无明确的书面授权的情况下,经销商不得在一般性购销关系的经营流程之外,自行将所经销的商品的商标单独、突出地标注在企业名称、商号、招牌、交易文书等各种商业载体之上,否则将被视为侵权。本案中,被告并非原告的品牌授权商,根据查明的事实,其店铺中还有销售其他品牌的卫浴产品,其在店铺门栏上突出使用“JOMOO九牧”商标,在店招上标示“JOMOO九牧专卖店”字样实质是指向店铺的经营者是商标权人或与商标权人存在许可使用等关联关系,会使相关公众对两者关系产生误认,从而为被告谋取不正当竞争优势,损害了原告的相关权益,因此法院判决其构成商标侵权于法有据。

(欧群山 作者单位:福建省高级人民法院)