5主题名称在权利要求中的作用

——“自动涂覆油脂的煎炸锅”发明专利权无效案

【案号】

一审:(2017)京73行初5126号

二审:(2018)京民终2767号

【裁判要旨】

权利要求的特征部分和前序部分写明的特征合在一起,限定发明或者实用新型要求保护的范围。但主题名称与技术特征不同,具有高度的概括性。主题名称对于权利要求的保护范围是否产生限定作用以及产生何种影响,与主题名称的类型有关。“全部涵盖的主题名称”通常在进行新颖性、创造性判断时无需额外考虑。而“部分涵盖的主题名称”则需要考虑其中的技术贡献属于何种类型,针对“用途限定的主题名称”、“描述结构方法的主题名称”以及“综合的主题名称”适用不同的规则。

【案情介绍】

SEB公司拥有名称为“自动涂覆油脂的煎炸锅”的发明专利(简称本专利),该专利的申请日为2005年6月8日,优先权日为2004年6月8日,2009年9月9日授权公告。该专利的权利要求1如下:

“1.一种干煎炸锅(1),该干煎炸锅包括用于容纳待煎炸的食物的主体(2),在所述主体(2)内安装有一装置(5,6),所述装置用于通过将所述食物与油脂混合而给所述食物自动涂覆油脂膜,该干煎炸锅还包括安装在所述主体(2)上的主加热器装置(24),该主加热器装置设计成产生热流(25),该热流定向成直接冲击至少一部分所述食物,所述主加热器装置(24)提供用于烹调的热的至少主要部分。”

中山市金朗宝电器有限公司(简称金朗宝公司)及中山市华腾电器有限公司(简称华腾公司)分别针对本专利提起无效宣告请求。

2017年2月24日,专利复审委员会作出被诉决定。该决定认定:涉案专利权利要求1请求保护一种干煎炸锅,涉案专利的干煎炸锅通过设置主加热器装置,其产生定向为直接冲击至少部分食物的热流,将热流引导成在没有中间介质(例如容器底部)的情况下直接施加到食物上,避免了油浴的缺点。即,在涉案专利权利要求1的技术方案中,通过在干煎炸锅中设置给食物自动涂覆油脂膜的装置,并设置能够产生直接冲击至少部分食物的主加热器装置,整体上实现了“干煎炸”的烹调方式。由此可见,“干煎炸”并非仅仅是少油煎炸的含义,其作为涉案专利独立权利要求1的主题名称与其特征部分限定的自动涂覆油脂膜的装置以及能够产生直接冲击至少部分食物的主加热器装置一起限定了一种区别于现有技术中各种声称少油煎炸锅的新颖的煎炸锅以及相应的煎炸方法。涉案专利权利要求1要求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。因此,专利复审委员会宣告涉案专利权全部无效。

SEB公司不服被诉决定,向北京知识产权法院提起行政诉讼。

【裁判结果】

北京知识产权法院经审理认定,证据2-1中没有公开“在所述主体(2)内安装有一装置(5,6),所述装置用于通过将所述食物与油脂混合而给所述食物自动涂覆油脂膜”这一特征,因此,权利要求1相对于证据2-1具备新颖性,专利复审委员会相关认定有误,依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定,判决:一、撤销被诉决定;二、专利复审委员会重新作出决定。

SEB公司、专利复审委员会以及金朗宝公司均不服该判决,向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院经审理认为,证据2-1的技术方案中,食物在滚动和下落的过程中能够实现油脂与食物混合,并均匀涂覆油脂。本专利权利要求1的相关技术特征被证据2-1公开,被诉决定认定正确。

【法官评析】

在本案的审理过程中,本专利权利要求1的主题名称“一种干煎炸锅”是否对权利要求的保护范围具有限定作用,争议颇大。一种观点认为,“干煎炸”的主题特征是对烹饪方法的限定,并未对本专利权利要求1的特征部分的结构进行限定,因此,该“干煎炸”的主题特征无需考虑。另一种观点认为,“干煎炸”虽然是方法或效果特征,却排除了油浴式的涂覆方式,因此,该特征对于本专利权利要求1的特征部分的自动涂覆油脂膜的装置具有一定的限定作用,在评价本专利权利要求1的新颖性时应当予以考虑。主题名称能否产生以及如何产生限定作用犹如斯芬克斯之谜,为了厘清思路,有必要从主题名称的性质及类型入手。

一、主题名称的性质及类型

根据《中华人民共和国专利法实施细则》(简称专利法实施细则)第二十一条第一款规定,发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分,前序部分写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征;特征部分使用“其特征是……”或者类似的用语,写明发明或者实用新型技术区别于最接近的现有技术的技术特征。权利要求的主题名称是权利要求的必要组成部分。权利要求是发明者精心撰写用来宣誓权利边界的简短语句,权利要求对语言有极度精炼的内在需求,因此,我们必须认真考量每一个写入权利要求的词语所发挥的作用。

专利法实施细则第二十一条第一款明确将前序部分的技术内容分为“主题名称”与“共有的必要技术特征”,由此可知,主题名称与技术特征不同。技术特征是权利要求中能相对独立地执行一定的技术功能、并产生相对独立的技术效果的最小技术单元。主题名称通常是对权利要求包含的全部技术特征所构成的技术方案的抽象概括,是对专利技术方案的简单命名,其本质上不是一个单独的技术特征,其代表的技术方案通常能够通过权利要求的全部技术特征体现。

主题名称从不同角度出发可以作不同的分类,根据主题名称的内容,可以分为“包含发明点的主题名称”和“非包含主题名称的发明点”。[5]根据撰写方式,可以将主题名称分为“简单型主题名称”和“带修饰词的主题名称”[6]。参考美国的经验,还可以根据是否需要与现有技术进行比对,将主题名称分为“明显可见型”和“现有技术区别型”。[7]

不同的分类方式有助于寻找主题名称产生限定作用的边界。本文对主题名称作如下两种分类:

其一,根据主题名称的抽象程度不同,主题名称可以分为“全部涵盖的主题名称”和“部分涵盖的主题名称”。如上所述,主题名称是权利要求保护技术方案的抽象概括,是权利要求中全部技术特征的集合。因此,当主题名称体现的技术内容能够为权利要求的其它全部必要技术特征具体指代时,该主题名称可以称为“全部涵盖的主题名称”。例如,“移动终端浏览网页方法”发明专利申请驳回复审案件中,涉案专利权利要求1请求保护一种移动终端以阅读模式浏览网页的方法,该主题名称是对权利要求1全部技术特征的抽象概括,法院认为在对比了权利要求1的全部技术特征与现有技术之后,无需将主题名称作为单独的区别技术特征加以认定。[8]

而当主题名称涵盖了不能被权利要求的其它必要技术特征体现的技术内容时,该主题名称可以被称为“部分涵盖的主题名称”。例如,“排水管道”发明专利侵权案中,涉案专利权利要求2的主题名称为“一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法”。权利要求2主题名称中包含了权利要求1的全部技术特征,而上述特征并未体现在权利要求2的技术特征中,因此,该专利权利要求2的主题名称属于“部分涵盖主题名称”。[9]

其二,根据与主题的关系,主题名称可以分为“用途限定的主题名称”、“描述结构方法的主题名称”以及“综合的主题名称”。权利要求可以分为产品权利要求与方法权利要求,尽管《审查指南》(2010)第二部分第二章3.1.1仅指明确定产品权利要求的保护范围时应当考虑权利要求中用途限定的主题名称。但事实上,主题名称能否对权利要求的保护范围产生限定不仅限于产品权利要求,方法权利要求同样面临这一问题。根据主题名称的功能可以将主题名称分为“用途限定的主题名称”和“描述结构方法的主题名称”。“用途限定的主题名称”中含有表明功能用途的修饰词,可以使用“用于……”的写法,例如“用于钢水浇筑的模具”,也可以开宗明义表明用途,例如“便携油井液面测试充气装置”。“描述结构方法的主题名称”包含指明结构或者方法的技术特征。例如,“一种可拆卸的自行车”以及上文提及的“一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法”均属于此类主题名称。“综合的主题名称”则兼而有之,既包含结构方法的修饰词也包含对用途功能的限定,例如,“一种动态地址分配中防止IP地址欺骗的方法”,该主题名称中的“动态地址分配”是该方法所采用的技术手段和应用的范围,同时,该主题名称也指明了该权利要求旨在防止IP地址欺骗,“防止IP地址欺骗”是该技术方案用以实现的功能。[10]

二、主题名称的限定作用

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》,独立权利要求的前序部分在确定专利权的保护范围时有限定作用[11]。但主题名称究竟如何发挥限定作用,法律及司法解释并未明确规定。《审查指南》规定主题名称的实际限定作用取决于对要求保护的产品本身带来何种影响。[12]最高人民法院在排水管道发明专利无效宣告案中,指出:“在确定权利要求的保护范围时,对权利要求中记载的主题名称应当予以考虑,而其实际的限定作用应当取决于该主题名称对权利要求所要保护的主题本身产生了何种影响。”[13]由此可见,主题名称对权利要求保护范围的限定作用与技术特征的限定作用不同,主题名称并不因其记载在权利要求中而当然对权利要求的保护范围产生限定作用,需要结合主题名称的撰写方式和其他特征之间的关系来确定,其能否产生实际的限定作用,取决于主题名称对所要求保护的产品或者方法的影响。下文将对此种“影响”进行类型化分析。

首先,对于“全部涵盖的主题名称”,主题名称体现的技术内容能够为权利要求的其它全部必要技术特征具体指代,因此,该主题名称对界定权利要求的保护范围没有额外贡献,此时,在进行新颖性、创造性判断时无需额外考虑该主题名称的限定作用。例如,在“一种以每日一次剂量形式用于治疗动物耳感染的药物组合物”发明专利申请驳回复审行政案中,法院认为,虽然本申请的主题名称限定适用对象为“动物”、治疗症状为“耳感染”、给药方式为“局部”等,但是,对本申请保护的药物组合物技术方案而言,该限定已体现在药物组合物成分、载体与剂型的选择、重量范围的选定上,即权利要求1所述组合物包含的技术内容已体现主题名称中的上述限定。在本申请的申请文件以及在案证据均不能证明上述限定已对本申请保护药物组分、配比关系等产生额外的技术效果或者实质性影响的情况下,专利复审委员会在判断本申请权利要求1相对于现有技术所存在的区别特征时,未考虑上述技术特征,并无不当。[14]

其次,对于“部分涵盖的主题名称”,由于主题名称涵盖了不能被权利要求的其它必要技术特征体现的技术内容,因此,主题名称中具有不能为其它技术特征涵盖的技术内容,该主题名称在确定权利要求的保护范围时具有限定作用,但是否产生实际的限定作用,还应当视该主题名称对主题的限定类型而定。

如上所述,根据主题与主题名称的限定关系,主题名称可以分为“用途限定的主题名称”、“描述结构方法的主题名称”以及“综合的主题名称”。通常而言,在不同类型的主题名称下,主题名称对于权利要求保护范围的实际限定作用是不同的。

对于“用途限定的主题名称”,实践中多数需要写在主题名称中的用途限定对要求保护的产品没有影响,因此,此类主题名称通常对新颖性和创造性的判断不产生影响。例如,在“便携油井液面测试充气装置”发明专利权无效案中[15],法院认为,本专利权利要求1的主题名称中含有用途限定即“油井液面测试”,但该用途限定对于所要求保护的产品即充气装置本身没有带来影响,充气装置本身也不包括与油井液面测试相关联的技术特征,故该用途限定不能使本专利权利要求1要求保护的产品与证据1中公开的产品存在不同。例外的情况是,用途本身对主题有限定作用,例如,“用钢水浇铸的模具”相对于“用于冰块成型的塑料盒模具”[16],“用于钓鱼的鱼钩”相对于“用于吊车的吊钩”。

对于“描述结构方法的主题名称”,此类主题中如果包含了权利要求的其他技术特征不能涵盖的技术内容,通常而言对权利要求的保护范围具有实质性的限定,例如,“排水管道案”即属于这种情形。例外的情况是,主题名称涵盖的技术特征与主题无关。本案即属于这种情况。本专利的权利要求1为产品权利要求,其主题为“锅”,其主题名称为“干煎炸锅”。根据本专利说明书中记载,“干煎炸”表示一种在烹调循环期间不将食物(部分以及/或者临时)浸入油或者油脂中的烹调食物的方式,即食物虽然被烹调介质(例如油)“弄湿”,但并不浸入或者浸泡在该介质中。由此可知,“干煎炸”是一种食物的烹饪方式,该烹饪方式是对使用者的要求而非对锅本身的限定,因此“干煎炸锅”的主题名称是一种使用方法的限定,对于“锅”这一产品主题,关于油与食物的接触方式的要求已经通过加入油以及涂覆油脂的结构特征加以体现,“干煎炸”本身对本专利权利要求1的产品结构特征没有产生实际的影响。因此,“干煎炸”的主题名称对于该产品专利要求是否具备创造性的判断不起作用。

对于“综合的主题名称”,由于此类主题名称兼具两种性质,因此是否产生实际限定作用的规则需要具体情况具体分析。例如,上文所述“一种动态地址分配中防止IP地址欺骗的方法”发明专利权无效案中[17],法院就认为,主题名称中“动态地址分配中防止IP地址欺骗”对其请求保护的主题“方法”均有实际限定作用。因此,本专利的主题名称“一种动态地址分配中防止IP地址欺骗的方法”是一项技术特征,在进行创造性判断时应予以考虑。

三、小结

主题名称与技术特征不同,主题名称在确定专利权保护范围时需加以考虑无疑。但主题名称能否产生实际的限定作用,即对新颖性和创造性的评价是否有实际的影响,则需要根据权利要求书和说明书的记载,并考虑现有技术,综合判断。

(戴怡婷 作者单位:北京市高级人民法院)