一 商标领域

（一）域外商标注册

美国商标注册提供使用证据的注意事项

国际商标专业组 吴沛律师

美国作为世界最大的发达国家，一直是中国最大的出口市场国之一。近年来，随着国内出口商知识产权意识的增强，出口美国前先寻求商标权保护已经成为共识。然而，由于美国商标申请遵循“使用在先”原则，新的商标申请需提供实际使用证据（Statement of Use），否则即使通过审查员的初步审查，也会造成商标注册申请失败。国内很多申请人往往因使用证据不符合美国要求，或者根本提不出使用证据而导致商标注册申请失败。

首先，需要明确提交使用证据的情形：

1.基于意向使用（Intent to Use）申请。意向使用，即提交申请时没有实际使用证据，一般申请人需在收到授权通知（Notice of Allowance）后6个月内提交使用声明及使用证据。或者，也可以要求延期，在原来期限基础上申请延期6个月，准备并提交商标使用证据。如果申请人在6个月内不能提供前述文件，可向官方申请延期，可申请延期为6个月，若在该6个月内申请人仍不能提交使用证据，还可以申请6个月的延期，但这种延期最多可申请5次，即每次为6个月。（如果不申请延期又不能提交使用证据，申请商标即会被视为放弃）。

2.基于已经在美国实际使用的商标的申请，美国专利商标局（USPTO）要求在申请时一并提交使用证据，并且在注册之日起第5～6年、第9～10年分别提交使用宣誓及使用证据。

3.基于马德里注册指定美国的申请，申请人需在注册之日起第5～6年、第9～10年分别提交使用宣誓及使用证据。

4.基于已经在国外注册过的商标的申请，申请人需在注册之日起第5～6年、第9～10年分别提交使用宣誓及使用证据。

值得注意的是：如果在“通知”发出后6个月，申请人没有及时提交商标使用证据或要求延期提交，可以在过期后2个月内提交请愿书，呈请复活商标申请（ file a petition to revive the application ）。

一般来说，美国专利商标局（USPTO）可接受的商品证据具体类型有：

1.贴有商标的产品照片。

2.贴有商标的外包装。

3.产品标签或铭牌。

4.带有该商品照片或文章描述该商品的网页，商品应附有该申请商标与销售该产品的信息（类似于亚马逊的网页）。

5.商场销售申请商标指定商品的柜台或者销售指定商品店铺的照片。

6.对于指定商品为可下载的计算机软件，带有申请商标的使用手册，或者符合以下条件的屏幕截图：

（1）含有可购买或者下载该软件的屏幕截图，该截图需带有申请商标标样；

（2）打开该软件时，导言页面显示申请商标的屏幕截图；

（3）该软件在运行时显示申请商标标样的截图。

同时，申请商标时指定的服务项目证据通常包括以下类型：

1.纸质或者网络广告。

2.宣传手册。

3.餐馆的菜单。

4.营销推广材料。

5.名片、公函抬头。

6.商业标识与广告牌照片。

7.乐队表演时带有乐队名称的照片。

合规的证据总是相似的，不合规的证据则各有不同，美国专利商标局往往基于以下原因，驳回商标申请人提交的证据：

1.所提交的证据没有显示申请商标。

2.所提交的证据没有体现申请商标所指定任何产品或服务。

3.没有实际使用的证据。

4.所提交的证据证明申请商标所指定产品尚未上市，如：预售订单，是不能被视为合规的使用证明的。

5.伪造或修改的商品照片。

6.不能证明申请商标与所指定的服务项目的直接联系。

综上所言，美国商标申请不仅需要在申请时提供使用证据，而且需在商标核准注册之后，自注册之日起第5～6年与第9～10年提供相应的使用证据。同时，使用证据的类型多样，商标申请人需要在日常的商业活动中注意收集、保存各种类型的使用证据，以免商标权利出现瑕疵。

美国商标申请的审查流程

国际商标专业组 吴沛律师

目前国内企业、个人到美国申请商标注册已经非常普遍，对美国商标申请的一般流程也都比较了解，但申请提交给美国专利商标局（USPTO）之后的具体审查流程，很多人就不是那么清楚了。鉴于此，本文以基于已实际使用提交商标申请注册为例，参照美国专利商标局官网的申请审查流程图，详细地剖析一遍申请提交之后的流程，以便申请时能够胸有成竹，游刃有余。

步骤1：提交申请。分配申请号、申请日期，约需三个月时间进入步骤2 。

步骤2：商标审查。如符合最低申请要求，商标申请被分配到审查员进行审查，确定是否符合联邦法律规定。值得注意的是，即使申请后来被驳回，申请费也不会退回。约一个月后进入步骤3a 或者步骤3b。

步骤3a：商标公告。若申请商标未遭驳回，或者虽遭驳回但补正已经完成，审查员会批准申请商标公告，异议期为三十天。异议期间，任何人认为因申请商标而自身利益受到损害都可以对该申请提出异议。异议结束后约三个月后进入步骤8。

步骤3b：审查意见官函。如仍需答辩或者补正，审查员会签发审查意见官函（Office Action），注明驳回原因或补正要求，申请人须在官函签发之日起六个月内答复。六个月后进入步骤4a 或者4b。

步骤4a：答复审查意见。申请人须及时、全面答复审查员签发的审查意见官函，否则商标申请将被撤销。约一到两个月进入步骤5a 或者5b。

步骤4b：未答复，商标申请被撤销。申请人未及时答复，商标申请被撤销。如果申请人未能在六个月内答复审查意见，商标申请商标将被撤销。申请人需在撤销通知书签发之日起两个月内申请复活商标申请。逾期申请将被最终撤销，不可复活。申请人只能重新提交商标申请。

步骤5a：商标公告。程序同步骤3a，约三个月进入步骤8。

步骤5b：最终审查意见书。如申请人答复未能满足官函要求或未能证明申请符合要求，审查员发送最终审查意见书。申请人有两种救济途径：a ）继续补正或答复，满足审查意见要求或证明申请符合要求； b）向商标裁决与复审委员会申请复审。 约六个月进入步骤6a 或6b。

步骤 6a：答复或复审。对于审查员签发的最终审查意见书，申请人除了答复之外，也可以向商标裁决与复审委员会提起复审申请。约需一至两个月进入步骤7a或步骤7b。

步骤6b：未答复，商标申请被撤销。申请人未能在六个月内答复最终审查意见书，也未向商标裁决与复审委员会提出复审申请，商标申请被撤销。申请人须在撤销通知书签发之日起两个月内申请复活商标申请，逾期申请将被最终撤销，不可复活。申请人只能重新提交商标申请。

步骤7a：商标公告。程序同步骤3a，约三个月进入步骤8。

步骤7b：如申请人答复未能满足官函要求或未能证明申请符合要求，而且申请人向商标裁决与复审委员会提交了复审申请，该复审案将被转入商标审判与上诉委员会（TTAB）。

步骤8：核准注册。异议期结束后如没有异议，美国专利商标局核准注册；如已被异议，但对方异议失败，由商标裁决与复审委员会核准注册。自注册日起第五年到第六年后进入步骤9，并每十年进入步骤10。

步骤9：注册商标使用宣誓。从注册日期起第五年到第六年或第六年到期后前六个月的宽展期内，商标权利人须提交使用宣誓，或者商标未使用合理理由，否则注册商标将被撤销。

步骤10：续展与宣誓。商标权利人须在自注册日期起十年内的最后一年或者第十年之后的六个月宽展期内提交使用宣誓或者商标未使用合理理由 ，并续展注册商标。否则，商标注册期届满，商标权无效。

基于意向使用申请美国商标注册的审查流程与基于已实际使用申请注册的审查流程差别主要在于，自申请商标公告之日起两个月内，美国专利商标局会签发核准通知（Notice of Allowance， NOA），但核准通知并非注册成功，申请人须在收到通知提交使用宣誓（SOU）及使用证据。如从收到核准通知日起六个月内未能提交使用申明，申请将被撤销。当然可以在期限届满前申请宽展，宽展期为六个月，申请人须每六个月提交一次，一共可申请宽展五次，第一次宽展申请须在收到核准通知日起六个月内提交，之后的每次宽展需在期满届前提交。审查员将对所提交的使用证据进行实质性审查，如符合联邦法律规定，则核准注册，否则将签发审查意见书，要求重新提交，其程序与上文提到的驳回复审程序一致。

基于外国已注册商标申请注册美国商标的，其审查流程也与基于实际使用提交申请的程序一致，不同之处在于要在申请时提交外国商标注册证及英译本。在未收到申请人提交的外国商标注册证及英译本之前，对商标的审查将会一直处于被搁置状态。

对于中国申请人来说，申请美国商标注册，通常选择基于在美国实际使用或基于意向使用，如能在申请之前详细了解官方的审查流程，就可以针对每一步做到有的放矢，真正做到游刃有余，避免在申请过程中出现各种意料之外的问题。