9 本职工作与涉案专利技术方案无关则该专利不属于职务发明

——蒂龙科技发展（北京）有限公司诉泰斯福德（北京）科技发展有限公司专利权权属案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

北京知识产权法院（2015）京知民初字第813号民事判决书

2.案由：专利权权属纠纷

3.当事人

原告：蒂龙科技发展（北京）有限公司

被告：泰斯福德（北京）科技发展有限公司

【基本案情】

本案涉及名称为“一种铰链式爆胎应急支撑装置”的第201420025091.x号实用新型专利（以下简称涉案专利），该专利申请日是2014年1月15日，授权公告日是2014年6月18日，发明人是杨桂荣。原专利权人为杨桂荣，后转让至泰斯福德（北京）科技发展有限公司（简称泰斯福德公司）。涉案专利有独立权利要求1及其从属权利要求2～10共10项权利要求。

杨桂荣系齐英杰之母。齐英杰与蒂龙科技发展（北京）有限公司（简称蒂龙公司）于2008年2月签订劳动合同，任职经理。在齐英杰任职期间，蒂龙公司客户曾将齐英杰称为“齐总” “齐工”和“齐经理”。2014年6月22日，齐英杰向蒂龙公司提出辞职。齐英杰在蒂龙公司任职期间，其代表该公司签订了诸多协议。

蒂龙公司是英国蒂龙汽车爆胎应急安全装置在中国大陆地区的总代理，代理关系为“英国蒂龙集团（生产及供应商）→亚洲蒂龙公司（亚洲区总代理）→蒂龙公司（中国区总代理）”。按照相关协议约定，亚洲蒂龙公司不应对英国蒂龙公司生产的爆胎应急安全装置进行任何修改，蒂龙公司只作为英国蒂龙公司的代理，没有任何设计和生产权限。英国蒂龙公司的技术总监托尼等人出具证言称，其对齐英杰进行了诸多技术培训。

蒂龙公司主张，涉案专利是由齐英杰在蒂龙公司任职期间完成的职务发明创造，齐英杰先是将该职务发明创造以其母杨桂荣的名义申请专利，然后又将涉案专利转让给泰斯福德公司，违反法律规定。据此，请求法院判决：1.确认涉案专利权为蒂龙公司所有；2.泰斯福德公司承担本案的诉讼费用。

【案件焦点】

1.涉案专利是否属于齐英杰在本职工作中作出的发明创造；2.是否属于齐英杰主要利用原告的物质技术条件所完成的发明创造。

【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为：根据蒂龙公司提交的劳动合同等证据，并结合齐英杰作为蒂龙公司代表人与诸多客户签订协议等情况，可认定齐英杰在蒂龙公司担任经理职务。而蒂龙公司作为蒂龙爆胎应急安全装置的分销商，不涉及该产品的生产及修改，故齐英杰的本职工作主要在于对该公司经销产品的销售、市场营销、装配及售后服务等。蒂龙公司提交的证据也表明其自身并没有权限对其经销的产品进行任何修改，现有证据也不足以证明蒂龙公司在齐英杰上述工作职责外还要求其担负改进蒂龙公司产品的工作任务。涉案专利的发明点及其对现有技术的改进与蒂龙公司经销产品在销售后的装配及售后服务并无关联。蒂龙公司所称对齐英杰的技术培训应是对蒂龙公司产品优势的介绍以利于销售，或如何更好地提供与蒂龙公司客户要求相匹配的产品，并未涉及对蒂龙公司经销产品本身的改进。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款，《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条之规定，判决：

驳回原告蒂龙科技发展（北京）有限公司的全部诉讼请求。

一审宣判后，双方当事人均未提出上诉，本案现已发生法律效力。

【法官后语】

对职务发明的认定，不仅要考虑单位对其员工的日常工作安排是否涉及所涉发明创造的内容，还要考虑本单位的有关物质技术条件是否有效促成了所涉发明创造的完成；不仅要注重鼓励单位参与发明创造，也要注重激发单位员工自主创新的积极性。

对于执行本单位的任务所完成的职务发明创造，应是体现本单位与发明人双方意志的结果。职务发明与非职务发明的根本区别在于：职务发明的创造过程受本单位任务的约束，带有一定的被动性，体现的是单位与发明人两方面的意志；而非职务发明的创造过程不受本单位的约束，本单位的意志（任务）并没有体现在发明人的创造过程中。因此判断是否属于执行本单位的任务所完成的职务发明，可以通过单位与发明人雇佣关系的存续、发明人的工作职责、工作内容及与涉案专利技术方案的关系、发明人履行工作职责、完成工作内容的情况等进行综合判断。

在具体判定过程中，首先应当确定员工在本单位的任职情况，其次确定员工的岗位职责，亦即员工在本单位的本职工作，最后分析原告的本职工作与涉案专利的关系，进而得出涉案专利是否属于在本职工作中作出的发明创造的结论。

需要强调的是，在涉案专利是否属于员工在本职工作中作出的发明创造的判断过程中，至关重要的是要判定员工的本职工作或工作职责与涉案专利技术方案本身是否具有较为密切的关联，从而得出涉案专利是否属于本单位与员工双方共同意志的结晶的推论。这一关联性是本单位对员工的日常工作安排与员工作出技术改进而完成工作任务两者相统一的外在表现，而确定员工在本单位职务的目的在于为确定员工的本职工作或工作职责奠定基础。也即是，判断涉案专利是否属于员工在其本职工作中作出的发明创造，关键要看员工的本职工作内容是否包含对涉案专利技术方案的研发内容，本单位的工作任务安排是否体现在员工对涉案专利的研发过程中。

编写人：北京知识产权法院 陈勇