《美国专利法》第102条之抗辩

《美国专利法》第102条，包含了三种专利无效抗辩之基础事由：

在先公开（anticipation）

已为贩卖或要约（on-sale bar）

他人已有发明（invention by another）

【在先公开】

若欲取得专利，该发明必须具备新颖性（novelty）[18]，系争专利以“在先公开”为由，所提出的抗辩类型，即系所谓系争专利缺乏新颖性之抗辩。根据《美国专利法》第102条（a）款之规定，若某发明之技术内容在申请专利之前，已为他人所知悉或利用时[19]，即不得取得专利权。意即在相关之先前技艺领域中，已有与系争专利的申请专利范围相同、且单一之发明，出现在其他公开发行之刊物或公众可得接触之管道上时，即成立此处所谓之“在先公开”。[20]专利即使被误准，亦应被宣告无效。

另外，根据《美国专利法》第102条（b）款前段之规定，倘若某发明在申请专利超过一年之前，已为公众所使用时，即不得取得专利权。该从申请日起往前回溯满1年之日，即系所谓之关键日（critical date）。

因此，凡有证据足以证明在该关键日前，若有就该发明所为之任何已为公众所使用之行为（例如，发明人自己或其友人公开使用该发明、发明人曾将该发明之样品寄送给客户或发明人曾以其发明提供给公共机构团体使用等），日后均足以使该专利无效。[21]

但是，若发明人将其所发明欲申请专利的特殊制程予以保密，仅单纯公开贩卖以该方法所做成之产品，依美国法院之见解，该特殊制程仍不失其新颖性，故即使在关键日前有该行为，一年后仍可就该特殊制程，申请取得方法专利。[22]

过去《美国专利法》规定，新颖性优惠期限即宽限期（grace period）12个月不限于与发明人自己有关的行为。但根据2011年9月16日，由美国总统奥巴马签署颁布之《美国发明法》（A-merica Invents Act，简称AIA，编号S.23），宽限期虽仍维持1年，但将范围修改为限于发明人或共同发明人自己进行的公开行为，或者直接、间接源自发明人的公开行为为限。即专利申请日前1年内，限于发明人或共同发明人自己进行的公开行为，或者直接、间接源自发明人的公开行为，始得享有新颖性优惠期限即宽限期之适用，倘若并非系发明人或共同发明人自己进行的公开行为，或者并非直接、间接源自发明人的公开行为时，即不得享有新颖性优惠期限即宽限期。[23]

【如何构成在先公开】

该构成“在先公开”抗辩之先前技艺不必与系争之专利发明属于类似之领域，也不必用在相同之用途，只要符合以下之三个要件即可：

1.该先前技艺与系争专利的权利要求范围相同。

2.一般公众均可得接触到该先前技艺。

3.该先前技艺乃清楚并充分地，使习知相关技艺者，可得使用、实施或据以制造。[24]

【已为贩卖或要约】

根据《美国专利法》第102条（b）款后段之规定，若在向美国提出专利申请超过1年之前，申请专利权之人或其他任何人，就该申请专利之发明已有贩卖或要约之行为时，该发明即不可被准予专利。只要是发明人或其所属公司在该1年的优惠期间前，企图借由商业利用而从该发明牟取利益，即使只有单独一次的销售行为，该专利也会因而无效。[25]并且不必完成交易，即使尚未交货，但只要在关键日前有要约、销售契约或签约等行为，即构成本款规定之适用。[26]

【立法背景】

《美国专利法》第102条（b）款后段规定之理由如下：

1.保障信赖利益

在已取得社会大众合理的信任，并可通过一般销售管道，自由取得该特定之商品后，为防止发明人借由申请取得专利之排他地位后，将该产品又任意从公开市场取回。

2.鼓励早日披露

鼓励发明人尽快透过专利之申请，将其新发明，快速且广泛地向社会予以披露。

3.防止偷跑行为

防止专利权人在关键日前偷跑，使其就该专利所为之商业利用期间，实质地超过基于专利所赋予独占排他之专利期间。

4.合理犹豫期间

关键日至专利申请日间的一年期间，系为了给予发明人一段经由初步之销售，决定日后是否值得将该发明申请专利，进而投资量产之合理的犹豫期间。[27]

【适用《美国专利法》第102条（b）款后段之注意事项：】

1.该等贩卖或要约之行为，须系发生在有独立的权利能力之主体间，倘若仅发生在公司内部，则不在此限。[28]

2.该要约系针对该发明，而非其上之专利权或其他知识产权。[29]

3.该要约不必特别地明示发明为何，只要有证据（如公司内部之备忘录、图表或与客户间往来之书信）足以证明该要约之产品，事实上即是所欲申请专利之发明即可。[30]

4.该要约之内容，不必包括发明之物品或方法之每一细节，只要足以彰显该发明之特点与性质即可[31]；所以即使日后该发明在申请专利之际，已另有改良或增进时，仍有本款的适用。[32]

【专利权人如何防御？】

若被控侵害专利权之人，提出上述已为公开使用、贩卖或要约之抗辩时，专利权人可尽量借由限缩解释的方式，将其被指为在关键日前之行为的主要目的，解释为系为使该发明更臻完美所为之实验，且不具有商业利用之成分在内；即使有若干的商业成分，亦系因单纯的意外所造成，并非利用人所刻意达成。

承审法院此时则必须整理所有呈堂之证供，综合考虑一切与该行为有关之特性及利用程度，以决定该关键日前之行为，其主要目的，到底只是为了实验而已，或的确隐含有商业目的。

由于所谓基于实验目的之使用，应系指一连串为完成该发明所欲追求之目的而使该发明在实用上之效能更臻完美的活动，一直到该发明可付诸实现为止；故若该发明一旦付诸实施、甚至大量生产，即意味着该活动内容，已实际地具体体现该发明所有之技术特征。因此，若系将某发明付诸实施的结果予以贩卖或要约，则不可能仍仅系处于实验的阶段。

反之，贩卖或要约之客体，则不局限于已付诸实施之发明；因此，若于关键日前，将仍处于实验阶段的发明，作为贩卖或要约之客体时，该行为亦足以构成专利无效之事由。

【他人已有发明】

过去美国专利制度有别于世界上其他国家，采取先发明主义，即专利权由先发明者享有；但为与世界上其他国家之专利制度接轨，2011年9月16日由美国总统奥巴马签署颁布的《美国发明法》（AIA）之最大突破，即系将先发明主义改为先申请主义（first-inventor-to-file），亦即专利权由先发明者改为先申请者享有[33]，换言之，先申请者会被认定是发明者，享有专利权；从而在专利申请案件，先申请者才是发明人与专利权人。[34]

扩大《美国专利法》第102条之先前技术范围

过去《美国专利法》第102条规定，所谓先前技术（prior art），包括世界范围内的以专利、公开出版物形式公开，以及限于美国境内之公开使用、销售而公开的技术。而根据《美国发明法》（AIA）的规定，则完全取消了地域的限制，亦即只要在全世界曾以专利、公开出版物、公开使用、销售或者其他方式为人所知的技术，均可构成先前技术；即先前使用技术与其销售及公众使用范围定义，不再局限于美国境内，而是扩及至全世界，均可视为《美国专利法》第102条规定所谓的先前技术。[35]