四、商标一并转让原则

这里以方某与名仕公司商标转让协议纠纷[9]案为例。

（一）基本案情

方某与名仕公司于2013年5月5日签订了品牌许可合同，并一次性支付了品牌许可费。后因承租门面为违法建筑物，方某无法找到合适门面，并认为名仕公司转让注册商标的行为违法。遂向名仕公司提出解约，但名仕公司不同意返还品牌许可费。方某向法院诉请解除双方签订的《品牌许可合同》，请求名仕公司返还品牌许可费、保证金等各项费用。名仕公司提起反诉诉称：房屋租赁问题是由方某自身造成，应当由其自身维权解决，名仕公司没有过错，合同不应解除，诉请确认方某的违约解除合同，要求赔偿损失。

2011年1月，名仕公司注册了 “革工房”商标，核定服务项目为第37类“服装翻新；修补衣服；皮革保养等”。2013年10月27日，盛尚公司受让了该注册商标。2012年7月，名仕公司注册“L&C皮革工房”商标，核定服务项目为第37类“服装翻新；修补衣服；皮革保养等”。

（二）判决内容

一审法院认为方某由于自身的过失没有查清房屋产权状况致使无法履行合同，其通知解除合同缺乏理由，名仕公司未将近似商标一并转让的行为无效，但并不存在违约开设加盟店的行为。一审法院判决解除双方合同、名仕公司返还方某部分费用、方某支付名仕公司违约金。方某不服一审判决，提起上诉，二审法院维持原判。

（三）案件评析

1.主要规定

《商标法》第42条第2款系关于商标“一并转让”的规定，该规定系本次《商标法》修改的新增条款。该规定的目的在于防止因注册商标转让导致消费者对商品来源产生混淆以及导致他人或者公共利益受到损害。[10]在此次商标法修改前，我国2002年《商标法实施条例》第25条第2款规定，转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。在法院判决的执行层面，《最高人民法院关于对注册商标专用权进行财产保全和执行等问题的复函》[11]明确，法院在采取执行措施时，应当根据近似商标一并转让的原则，对近似商标一并进行评估、拍卖、变卖。商标局在接到法院有关转让注册商标的裁定时，如发现无上述内容，可以告知执行法院，由执行法院补充裁定后再协助执行。可见，在商标法修改之前，虽然立法上未明确规定商标一并转让原则，但在执行层面已经贯彻了一并转让的原则。

2.实践中的争议

关于商标“一并转让”原则，在理论基础上素来存有争议。持反对观点的主要基于契约自由原则，认为合同是当事人主观意思的体现，合同纠纷首先要立足于当事人订立契约时的意思表示。强行要求一并转让毫无法理可言，显系违反民法上的意思自治原则，是公权力对私权利的不当干涉。[12]但此次商标法修法确立“一并转让”原则，显然，立法者认为商标转让不仅是纯粹的私权处分，还涉及转让行为所可能导致的市场混淆，以及损害消费者利益的情形，需要进行国家干预。

本案中，涉及商标“一并转让”主要法律问题是分割转让注册商标合同是否无效。该问题涉及《商标法》第42条第2款法律性质的认定，即该条款系管理性强制性规定还是效力性强制性规定，如认为该规定系管理性规定，则转让合同有效；如认为该规定系效力性规定，则转让合同无效。有关管理性规定与效力性规定的区分标准在理论界与实务界存在一定争议，王利明教授认为在区分两者时，首先，要查明关于强制性规定是否有明确具体的法律条文，并且这一法律条文是否对违反这一强制性规定的行为作出了确定的否定性评价，如果确实给出了否定性评价，那么合同就会无效或者不成立，那么这种规定就属于效力性强制性规定。其次，如果法律法规没有明确规定违反这一强制性规定的合同无效或者不成立，也可以从保护国家利益和社会公共利益的角度出发，合同若违反了强制性规定并且继续有效将会与国家公共利益发生严重的冲突，在这种情况下，应将这一规定归为效力性强制性规定。最后，如果法律法规没有明确规定合同无效或不成立，从保护国家利益和社会公共利益的角度出发，即使合同违反了强制性规定并且继续有效也不会与国家公共利益发生冲突，并且不会对其造成损害，只是会对当事人的利益造成损害，那么这一规定就应该认定为取缔规范（管理性强制性规定）。[13]笔者认为，这一区分方法具有合理性，且便于法官在实务中的操作和判断。

3.对本案的质疑

本案判决认定被告分割转让注册商标的行为无效，该认定值得商榷。首先，商标法并没有明确规定分割转让近似商标的法律后果，并且商标法实施条例规定，未一并转让的由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。从该规定来看，对于分割转让注册商标的合同，并非直接无效。其次，实践中涉及商标“一并转让”的纠纷情况复杂多样。在商事交易中，商标注册人对其近似商标注册的数量是清楚的，而受让人对此则处于信息不对称的地位。如果商标注册人选择分割转让部分商标，当商标受让人事后知晓商标注册人还有其他近似商标未转让提起诉讼要求转让剩余商标时，如果认定双方签署的分割转让商标合同无效，显然无法保障受让人的利益。而且，如果认定分割转让商标合同无效，也会导致其与商标法条例中有关要求一并转让剩余商标的规定冲突，因为该合同无效，就不存在后续一并转让问题。最后，分割转让近似商标虽可能导致市场混淆，但解决该问题的方式并非使合同无效。商标受让人取得商标权并非转让合同签署之时，而是商标局经公告之日，商标局对于商标注册人是否进行了一并转让需进行审查，这在一定程度上可以防止分割转让注册商标所产生的不良后果。对于分割转让注册商标的，根据商标法实施条例规定，未一并转让的由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请。商标转让人如果接受商标局的要求，一并转让注册商标的，则其先期签署的分割转让注册商标的合同当然无效。如果其不接受商标局的要求，拒绝一并转让的，其签署的分割转让注册商标合同仍然有效，但商标转让人应当向受让人承担违约责任。