一、商标许可中的“不得对抗善意第三人”

这里以杭州上岛公司诉宿松县上岛咖啡店侵害商标权纠纷案[14]为例。

（一）基本案情

2013年1月15日，杭州上岛公司（原告）与上海上岛公司（商标权人）以及关联方陈某敏签订《“上岛及图”注册商标许可使用确认书》（以下简称确认书），约定杭州上岛公司自2007年6月7日至2020年4月13日杭州上岛公司在安徽地区享有“上岛及图”商标（以下简称涉案商标）的独占许可使用权。2006年12月22日，上海上岛公司与陈某敏签订《商标使用许可合同》（以下简称合同一），无偿授权陈某敏在安徽等地区使用或许可他人使用涉案商标，许可使用的期限为自合同生效之日起至该注册商标消亡之日止，该合同于2007年10月9日经国家工商备案行政管理总局商标局备案登记，备案许可期限自2007年1月18日至2010年4月13日。2011年10月17日，即该日已超过前述许可合同备案许可期限，宁波江北上岛公司、陈某敏与宿松县上岛咖啡店签订《商标使用许可合同》（以下简称合同二），约定自2012年1月1日起至2015年12月31日止将涉案商标授权给宿松县上岛咖啡店使用。

杭州上岛公司认为宿松县上岛咖啡店未经许可，擅自在相同类别的餐饮服务领域大量使用涉案商标，严重侵犯了其商标独占许可使用权，并对其造成巨大的经济损失，故诉请法院判令被告立即停止侵害原告的注册商标“上岛及图”（注册号第1385773号）独占许可使用权的行为；拆除带有“上岛及图”标志的店内外装饰；停止使用带有“上岛及图”标志的菜单、餐具等商业设施，并赔偿原告经济损失人民币10万元。

（二）判决内容

一审法院认为，陈某敏经上海上岛公司许可，有权将涉案商标授权第三人使用，且该许可使用经国家商标局备案，故合同二中陈某敏授权被告使用涉案商标合法有效。合同一中约定的许可使用期限系双方当事人真实意思表示，当其与国家工商备案行政管理总局商标局备案许可期限不一致时，应以前者为准。被告从陈某敏处获得涉案商标的许可使用权，应属善意取得，加之上海上岛公司与陈某敏授权杭州上岛公司商标使用权的时间系2013年1月15日，但在确认书中将时间追溯至2007年6月7日，显然对被告不公平，且确认书未经备案，故该确认书不得对抗被告。

一审法院认定被告在许可使用合同期限内的行为不构成侵犯注册商标专用权，但自许可使用合同期限届满后，即自2016年1月1日至2016年4月6日原告起诉，被告未经原告许可，擅自使用“上岛及图”注册商标，且发生在原告享有独占许可的期限及区域内，已构成侵害商标专用权。判决被告赔偿原告经济损失10000元，并立即停止使用“上岛及图”注册商标专用权的行为。

（三）案件评析

本案被控侵权行为主要表现为宿松县上岛咖啡店未经享有独占许可使用权的杭州上岛公司同意，在安徽地区相同类别的餐饮服务领域使用涉案商标，造成杭州上岛公司的损失。判断本案被告是否侵犯原告商标权的关键在于陈某敏与被告签订合同二时，是否具有再许可权利，继而判断被告使用涉案商标是否合法有效。一审判决认为陈文敏获得涉案商标许可使用权的行为系“善意取得”，[15]这种表述似乎并不严谨。纵观本案事实，陈文敏在2006年12月已经获得了该商标的再许可权，即便认可“确认书”的效力，原告获得该商标独占使用权的时间也只是回溯到2007年6月7日，仍然晚于陈文敏获得该商标再许可权的时间，且该合同没有备案，原告从2007年6月7日获得的独占使用权不能对抗陈文敏的再许可权，因而陈文敏有权利再许可被告使用该商标。这是《商标法》第43条第3款的具体适用，而没有发生陈文敏“善意信赖”上海上岛具有瑕疵的商标权利外观之情形：许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。

当许可合同中的约定期限（如合同一）与备案期限不同而又因这种不同出现纠纷时，应以合同中的期限为准。2011年10月17日签订的合同二，虽然签订日期已超过合同一的备案期限，但尚未超过合同一双方当事人的约定期限，故陈某敏有权许可他人使用涉案商标。确认书确认原告享有独占经营使用权，但未经备案，不可对抗先前签订许可合同的善意第三人。

首先，备案行为并不是法律强制的。根据《商标法》和《商标法实施条例》规定，《商标使用许可合同》自签订之日起3个月内应当将合同副本报送商标局备案，合同另有规定的除外。许可合同备案是应当实施的一个行为，代表了商标局知晓并认可这一许可合同，但未经备案的许可合同，双方当事人之间的许可法律关系仍然成立。

其次，备案的对象是许可这一事实而非商标使用许可合同本身。合同备案只是形式，合同实际条款才是实施过程中双方当事人需要遵守的内容。虽然备案成立也需要一定条件，诸如许可期限不能超过被许可商标的有效期限、不能超过被许可商标核准注册的商品以及一些必备条款等，但这并不会对合同签订过程中双方的意思表示以及合同具体内容产生影响。本案中，合同一的备案许可期限截止到2010年4月13日，这只能代表备案不再具有效力，并不代表截止日期后许可合同失效。

最后，商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。虽然许可合同备案不是法律强制的，但备案对于企业的发展、自身利益的保护以及规范商标的使用等方面，都有积极作用。更重要的是我国对商标许可采取登记对抗主义，即商标使用许可合同未经备案的，除当事人另有约定外，不影响该许可合同的效力，但却不得对抗善意第三人，这就肯定了注册商标使用许可合同的备案具有对抗力的法律意义。本案中，一者确认书未经备案；二者杭州上岛公司的独占使用许可权追溯到了签订合同的前六年，对先前签订许可合同的善意第三人显失公平，陈某敏与被告签订合同二时对此并无预见性，被告应属善意第三人。

商标局制定商标使用许可合同备案办法的初衷是加强商标使用许可合同的管理，规范商标使用许可行为。从商标权利人及使用人的角度上来讲，在签订商标使用许可合同后报送备案，对于出现纠纷时维护自身的权益具有十分积极的意义。在商标权许可过程中，若想在出现纠纷时更好地维护自身的权利，许可合同备案将会在法律层面上产生有效的对抗力。在商标许可过程中，各方当事人应当理性看待该项制度的优点与缺陷，法院在审判过程中，亦可以该项制度为辅进行审判。