案例1.2　美国教育考试中心（ETS）诉新东方学校侵犯著作权、商标权案

基本案情

原告ETS是全球最大的非营利性教育研究和考试机构，它主持开发了TOEFL考试、GRE考试，并使这些考试成为美国乃至很多英语国家录取大学生和研究生的重要评判标准。与此同时，ETS还将其开发的TOEFL试题、GRE试题在美国版权局进行了著作权登记，并以“TOEFL”（文字）、“GRE”（文字）作为商标在中国核准注册。

新东方学校总部设在北京，是我国规模较大的民办英语培训学校。新东方学校的拳头产品就是开办专门针对TOEFL、GRE等考试的培训。要培训就要有资料，对于考生来说，最重要的复习资料就是历年试题。然而，在2003年9月前，TOEFL和GRE等考试的历年试题与复习资料从未在中国内地授权出版。面对大批准备出国留学的学生的强烈需求，在未经原告许可的情况下，新东方大量复制了上述考试试题，并将试题以出版物的形式公开销售。此外，在被控侵权的新东方出版物的封面上均用醒目的字样标明“TOEFL”“GRE”字样。原告认为被告的行为侵犯了其著作权及商标权，故起诉要求原告承担停止侵权、赔偿损失、赔礼道歉等民事责任。

被告新东方学校辩称：①作为TOEFL、GRE等英语考试培训机构，必然以教学双方获得并使用该考试以往的试题作为教学的条件之一。对ETS而言，不论其对这些试题采取何种保密措施，在众多的应试者参加考试而获知试题内容后，在法律上应没有权利要求禁止特定考试试题信息的流传；②新东方学校是在无法获得原告授权的情形之下，根据学生的数量和要求对以往考试的部分试题进行复制，以用于课堂教学。这种使用应属于我国《著作权法》规定的合理使用，无须获得原告的授权；③虽然原告在中国注册了相关的商标，但是，新东方学校的这种使用，是在GRE、TOEFL已经成为某一考试专有名称的情况下，为说明和叙述有关资料而作的使用，与作为商标的使用在目的和实际效果上完全不同。根据中国《商标法》的有关规定，不应被视为侵犯商标专用权的行为。因此，原告起诉的部分诉讼请求不能成立。

一审法院经审理认为，新东方学校在未经得ETS许可的情况下，擅自复制ETS享有著作权的TOEFL考试试题，并将试题以出版物的形式通过互联网等渠道公开销售，其行为侵害了ETS的著作权；新东方学校在与ETS核定使用商品类别相同的商品上使用了ETS的注册商标，构成对ETS注册商标专用权的侵犯。故判令新东方学校立即停止侵权行为，在《法制日报》上向原告公开赔礼道歉，并赔偿原告经济损失人民币500万元及诉讼合理支出人民币52.2万元。

二审法院认为，一审判决在新东方学校侵犯ETS著作权问题上认定事实清楚、适用法律正确，但关于侵犯商标专用权及赔偿数额的认定和处理有所不当，应予酌情纠正，故判决新东方学校赔偿经济损失人民币3740186.2元及合理诉讼支出人民币2.2万元。

法律问题

（1）知识产权法的效力如何规定？

（2）试题、试卷是否是作品？

（3）考试名称是否属于商标权保护范围？

案例评析

1.外国人的作品是否受中国著作权法的保护

这一问题涉及著作权法律效力的范围。每一部法律都有自己的适用范围。具体到《著作权法》的适用范围，就是指什么人、在什么地方、在什么时候发表的作品是不是应受《著作权法》的保护。这个问题在《著作权法》中做了专门的规定。作品，包括外国作品、无国籍人的作品，受我国《著作权法》保护的情形根据下列原则确定。

第一是属人原则：只要是中国公民、法人或其他组织的作品，不论是不是发表，在哪里发表，都可以享受我国《著作权法》的保护。实际上根据创作者的国籍来决定是不是受保护，所以也叫“国籍原则”。

第二是属地原则：根据作品的首先出版地来确定是不是受我国《著作权法》保护的原则。包括下面几种情形：外国人作品首先在中国境内出版，受我国法律保护；未与中国签订协议或共同参加国际条约的国家的作者以及无国籍人的作品首次在中国参加的国际条约的成员国出版的，或者在成员国和非成员国同时出版的，受我国法律的保护。比如中国和法国都是《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》的成员国，不参加任何国际公约和国际条约国家的作者在法国首先出版他的作品，同样也享有中国《著作权法》的保护。

第三是互惠原则：即根据国与国之间签署的协议，或是共同参加的国际公约、国际条约来确定是不是适用《著作权法》的保护。外国人、无国籍人的作品，根据所属国家，或者经常居住地的国家，跟中国签订的协议，或者共同参加的国际条约，可以享受中国《著作权法》的保护。比如中国和美国均是《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》的缔约国。那么，美国公民的作品，就可以依法受到中国法律的保护。

具体到本案，中国和美国均是《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》的成员国，根据中国《著作权法》第二条第二款及《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》第三条第一款（A）项的规定，我国有义务对美国国民的作品在中国给予保护。

2.试题是否是作品

著作权法保护的客体是作品。著作权法所称的作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。换言之，在不违反法律禁止性规定的前提下，一个作品是否受到《著作权法》的保护，主要看其是否具有独创性。所谓作品的独创性，是仅就作品的表现形式而言，并不涉及作品中包含或反映的思想、信息和创作技法等。试题作为以文字形式表现的作品，是否具有独创性呢？对此，可以分两种情况予以探讨。

（1）单独一道道试题本身具有的创作作品的独创性。尽管试题所要考察的知识点本身作为公有知识等不应有著作权，但是试题的编写者将知识点内容以特殊的语言、逻辑表现出来，这种诉诸文字的表现形式就包含了编写者（作者）自身独创性的劳动，因此，只要不是抄袭他人的表达方式，试题这种作品自创作完成之日起就受著作权法的保护。

（2）一道道试题组成的一套试题所具有的编辑作品的独创性。不仅一道道试题的内容需要经过编写者严谨、科学地设计，对于整套试题而言，同样需要编辑者根据考试的性质、考察的重点、考生的水平等因素精心选择适当类型和内容，并对试题的整体编排进行策划。对试题的编辑者来说，尽管一道道试题可能不是他撰写的，但他将已有的试题依据不同的目的编辑、整理成一套试题，尽管这套试题不是绝对的独立构思的产物，但它仍然是经过一定的创作活动产生的，因而一套试题作为编辑作品，只要具有独创性，也属于我国著作权法保护的汇编作品的范畴。

本案中，原告作为TOEFL等考试的主持、开发者，从考察考生听、读、写各项技能的要求出发，独立设计、创作完成了TOEFL考试中写作、听力和语法部分的试题，体现了创作作品的独创性；此外，原告以专业报刊、杂志上已经发表的文章为基础设计、创作了阅读部分的考题，同时，对每个部分的试题予以选择、编排，体现了独创性。因此，原告的试题属于我国著作权法保护的汇编作品范畴。

3.被告主张著作权的合理使用是否成立

合理使用是对知识产权利用的特殊情形。它是指在法律规定的条件下，不必征得权利人同意，也无须向权利人支付报酬，基于正当目的而使用他人知识产品的合法的事实行为。在著作权领域，合理使用他人作品的前提是：第一，基于正当目的，如个人使用、新闻报道使用、转载或转播使用等；第二，要指明作者姓名、作品名称，并且不得侵权著作权人依法享有的其他权利；第三，合理使用的作品必须是已经发表的，未发表的作品一般情况下不得合理使用。合理使用的立法目的在于减少任何使用都要取得许可的麻烦，本质上是对著作权设定必要的限制。针对教学科研情形，我国《著作权法》第二十二条第六款规定，为学校课堂教学或者科学研究，翻译或者少量复制已经发表的作品，供教学或者科研人员使用，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但不得出版发行。依此规定，教学科研目的的合理使用至少要满足两个要求：一是使用作品的目的，即强调教学或科研使用；二是使用作品的数量，只能是少量复制，仅供教学或者科研人员使用。

本案中，新东方辩称，就总体而言，它是根据学生的数量和要求对以往考试的部分试题进行复制，以用于课堂教学。这种使用属于合理使用，无须获得原告的授权。针对该争论焦点，做以下详细分析。

（1）为教学目的合理使用是否仅限于非营利行为和非商业性质的组织？

对合理使用是否仅限于非营利行为的问题，学界有两种观点。一种观点认为，我国立法对合理使用的规定中并无禁止营利之规定，因此，只要是符合使用作品的目的，且少量复制，即是合理使用，而不论使用者是否获利。另一种观点认为，只要是营利的，就应排除在合理使用的范畴之外。笔者赞成后一种规定。尽管我国立法没有明确，但从合理使用制度的本意出发，合理使用应不是为了商业利益，而是为了非营利性的教育、学术研究等。合理使用既然是一种无偿使用，就不允许他人以营利为目的使用有著作权的作品，也不允许虽无营利目的但客观上通过合理使用而获利的使用。不过，实践中，教学机构可能向使用者收取必要的复制作品的工本费等，对这种收取必要的费用支出的行为不能理解为营利。

此外，合理使用是否仅限于非商业性质的组织？教学机构有公立、私立之分，私立学校是以营利为目的的商业性质的组织，是否就应被排除在合理使用之外？对此，美国法院的观点非常值得借鉴：“具有商业性质的组织可能出于符合合理使用规则的目的而使用作品，例如商业性的传播者在新闻报道、时事评论中引用他人有著作权的作品，即是一种非营利的‘合理性’目的；而非商业性质的组织则可能从事营利性目的的使用，例如教师协会本身虽为非营利团体，但对其成员出售解析他人计算机软件的复制品，即超出合理使用的范围。”可见，社会组织的性质与合理使用之间无必然联系。具有商业性质的使用者如果证实其使用的目的正当及使用的合理性，就可以此主张合理使用的抗辩。

（2）如何理解《著作权法》第二十二条规定中的“少量”？

尽管我国相关立法对“少量”的界定语焉不详，但笔者以为，合理使用中的“少量”至少有两层含义：一是指同整个作品相比，被使用的部分仅仅是该作品的小部分；二是指使用作品的数量较小，从教学角度看，可以理解为复制的数量与教学人员的数量相匹配，而且这种使用本质上对作品的潜在销售市场和价值影响不大。

由上述分析可见，新东方学校在教学过程中，为教学需要，根据学生的数量和要求对以往考试的部分试题进行少量复制，应属于合理使用范畴。至于新东方学校乃私立民营学校、其提供的教学乃有偿服务等，与合理使用的限制并无必然联系。不过，现实的情形是，在部分合理使用之外，新东方大量复制甚至出版、发行原告的试题，新东方的这些行为显然超越了合理使用的范畴，不符合合理使用的法定条件。

4.商品特定名称的使用与侵犯商标专用权

在本案中，原告认为，原告已将“TOEFL”（文字）、“GRE”（文字）作为商标核准注册，而被告在考试试题出版物封面上以醒目的字体标明“GRE”或“TOEFL”字样，侵犯了原告的商标权。被告则认为，这种使用，是在GRE或TOEFL已经成为某一考试专有名称的情况下，为说明和叙述有关资料而作的使用，与作为商标的使用在目的和实际效果上完全不同，不应被视为侵犯商标专用权的行为。对此，笔者以为，鉴于现实生活中常常存在某些特有商品名称本身就是厂家的注册商标的情形，判断某种使用注册商标（商品名称）的行为是否构成侵犯商标专用权，是否产生侵害商标专用权的后果，还要具体问题具体分析。

就本案来说，尽管“TOEFL”（文字）已作为商标核准注册（“GRE”情形相同），但是，从TOEFL这个商标的组成看，它是“英语作为外语的考试”或“对外国人的英语考试”（Test of English as a Foreign Language）英文名称中每个单词第一个字母的组合，故可以看作这种考试的缩略语。在长期的使用过程中，TOEFL已经成为这种考试的代名词。人们一见到TOEFL，就知道它意味着某种考试。换言之，在“TOEFL”（文字）作为商标注册后，经过长期的使用，TOEFL实际上已经成为ETS开发举办的作为对外国人的英语考试这种特定商品的称呼。由于现实生活中没有TOEFL这个名词的替代性称呼，人们要表达这种考试只能用TOEFL这个名称。因此，尽管“TOEFL”（文字）乃注册商标，但现实中无法避免人们使用这个称呼。从这个意义上说，面对现实生活中种种使用他人注册商标的情形，尤其是当某些特有商品名称本身就是厂家的注册商标的情形时，仅仅凭笼统的“使用某注册商标”这个概念并不能界定该行为是否构成侵权，而应当根据使用的目的、使用的方式、使用的效果等来作进一步的判断。

具体结合本案的情形，如果被告主观上只是为说明和叙述与TOEFL相关资料的性质或内容而在出版物封面上标明“TOEFL”字样，而且客观上并无突出该商标标识并造成混淆商品来源的后果，则这种使用应当具有正当性。本案中，原告诉称被告在考试试题出版物封面上以醒目的字体标明“GRE”或“TOEFL”字样，侵犯了原告的商标权。实际上，仅仅“醒目”并不能准确判断被告的具体使用情形，尤其是不能说明被告是否将“TOEFL”字样作标识性使用，因此，必须结合出版物的整个封面，特别是“TOEFL”字样在出版物整个标题中的情形综合加以判断。笔者以为，就市面上出版发行的新东方学校的“TOEFL系列教材”“TOEFL听力磁带”来看，关于“TOEFL”字样的具体使用情形还有差异，有的只是在出版物封面左上角以较小的字体表明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关，有的夹杂在书名中与其他书名的组成字体同样排列，并无突出或特别强调之意。类似上述种种使用方式应当有别于侵犯商标权的使用。不过，也有一些出版物的封面上，以扩大“TOEFL”字体或以“TOEFL”字体作背景使用等方式强调突出“TOEFL”字样，实践中可能造成读者对商品来源的误认和混淆，该使用可能构成侵权。

由上可见，当某些特有商品名称本身就是厂家的注册商标时，商标权人不能禁止他人对商品名称的正当使用。这种使用，与商标法中规定的在类似商品上使用近似商标以及伪造、擅自制造他人注册商标标识等侵权行为在使用目的和实际效果上完全不同。因此，本案中要判定被告的行为是否构成侵犯商标权，法院应结合实际区分两种情况：一是因无其他替代物且只是为说明和叙述有关资料的性质、内容而作的使用；另一种是恶意混淆的使用。在前者情形下，只要行为人是善意的，就不应认定为侵权。

课后讨论

在新东方对于原告指控的辩解中，一再强调其侵权行为是有特殊的历史背景的。当时一方面是大量的中国学生渴望获得合法的正版资料满足学习之需；另一方面是ETS手中握有大量已经在北美市场上公开销售多年的考试资料，却拒绝在中国内地公开出版，使得中国学生在ETS考试资料方面求学无门，求知无助。新东方是在没有任何选择的情况下，被迫使用了原告的资料。因此，新东方认为原告的行为构成知识产权的滥用。那么，原告的行为是否构成权利的滥用呢？