2 主张专利侵权是否受授权时间的影响

——侯志成诉贵阳雅园花果大酒楼有限公司等侵害外观设计专利权案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

贵州省高级人民法院（2014）黔高民三终字第74号民事判决书

2.案由：侵害外观设计专利权纠纷

3.当事人

原告（上诉人）：侯志成

被告（被上诉人）：贵阳雅园花果大酒楼有限公司、深圳市汇鑫酒店用品有限公司

【基本案情】

原告侯志成系“环扣毛巾碟（2）”外观设计的专利权人，专利号为ZL201130300214.8，专利申请日为2011年8月30日，授权公告日为2012年3月21日。原告认为，被告有侵害其外观专利权的行为，给原告造成了经济损失，原告为调查侵权行为支出消费费用1268元、公证费1000元、差旅费4000元，故诉至法院，请求判令：1.二被告立即停止侵权行为、排除妨碍、消除影响；2.二被告立即销毁库存侵权产品；3.二被告将制造侵权产品的模具销毁或交给原告；4.二被告赔偿原告经济损失人民币200000元；5.二被告承担原告为调查、制止侵权行为支出的合理费用暂计为人民币6268元；6.被告承担本案诉讼费。

被告贵阳雅园花果大酒楼有限公司（以下简称雅园酒楼）辩称，其有合法来源，其与深圳市汇鑫酒店用品有限公司（以下简称汇鑫公司）签订供货合同是在原告申请专利之前，该合同合法有效，故没有侵害原告的专利权，不应当承担责任。

被告汇鑫公司辩称，1.原告将汇鑫公司列为第三人不合法理；2.汇鑫公司的销售行为在原告申请专利之前，不构成对原告专利权的侵害；3.原告诉请排除妨碍和消除影响不是专利法规定的民事责任形式，该请求没有任何法律依据。

经查，2012年10月18日，国家知识产权局出具《外观设计专利权评价报告》，初步结论为：未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。2012年5月31日贵州省贵阳市国立公证处出具了（2012）黔筑国立公字第97号公证书，证实了被告雅园酒楼在其包间餐桌内摆设涉案环扣毛巾碟的事实。本案原告侯志成为调查取证支付公证费1000元、餐饮费1268元。

2011年7月27日，宏益公司向被告汇鑫公司发出《议标邀请书》，邀请汇鑫公司参与雅园酒楼餐饮杂件供应工程的投标，并附有《前厅报价清单》，要求汇鑫公司对招标的产品进行报价，该清单包含涉案环扣毛巾碟图片等内容。2011年8月2日，宏益公司向汇鑫公司发出《贵阳花果园雅园酒楼餐饮杂件（一）供应工程中标通知书》，次日，宏益公司将其制作的《采购订单》通过邮箱发给汇鑫公司，订购价值970478元的餐饮杂件，其中涉案环扣毛巾碟850个，单价为75.8元，金额为64430元。2011年8月20日，宏益公司与汇鑫公司签订《贵阳花果园雅园酒楼餐饮杂件（一）供应合同》，约定汇鑫公司向宏益公司提供价值818917元的餐饮杂件，其中涉案环扣毛巾碟750个，单价为75.8元，金额为56850元。2011年9月26日，宏益公司收到汇鑫公司送达的餐饮杂件。 2011年10月25日雅园酒楼登记成立，2011年11月1日，宏益公司通知雅园酒楼，将其与汇鑫公司签订的上述供应合同中的权利义务转移给雅园酒楼，此后，雅园酒楼与汇鑫公司签订了《贵阳花果园雅园酒楼餐饮杂件（一）供应合同》。2011年12月9日，宏益公司将所有餐饮杂件移交给雅园酒楼。2012年1月5日，雅园酒楼向汇鑫公司支付了货款818917元。

【案件焦点】

1.专利权人主张专利侵权是否受专利授权时间的影响；2.原告专利侵权的诉请不成立时，如何看待被告现有技术的抗辩。

【法院裁判要旨】

贵州省贵阳市中级人民法院经审理认为：根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，当事人对自己主张的事实负有举证责任。本案原告侯志成主张被告汇鑫公司提供的四份公证书所保全的邮箱内容可以更改，因其未提供相应的证据证明，法院对原告的该主张不予支持，对公证保全的邮箱内容的真实性予以采信。邮箱内容反映了宏益公司与汇鑫公司招投标的情况，从时间上看，其招投标是在2011年8月30日原告申请外观设计专利之前。2012年1月5日，雅园酒楼支付餐饮杂件款的事实，能够印证此前汇鑫公司中标，并与宏益公司签订供应合同，然后宏益公司转移合同权利义务，并转移合同标的物至雅园酒楼的事实。根据《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第四十条，外观设计专利权自授权公告之日起生效，授权公告之日前实施外观设计的行为，不属于侵害外观设计专利权的行为。因雅园酒楼与汇鑫公司招投标、签订合同、交货付款的行为均在侯志成取得专利之前，故雅园酒楼和汇鑫公司实施外观设计的行为，不构成对侯志成所有的外观设计专利权的侵害。

原告关于被告侵害其外观设计专利权的主张不成立，其基于侵害外观设计专利权提起的诉讼请求，法院不予支持。

贵州省贵阳市中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第四十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：

驳回原告侯志成的诉讼请求。

侯志成不服一审判决上诉称：1.一审法院对雅园酒楼与侯志成之间招投标、雅园酒楼与汇鑫公司之间招投标涉及本案外观设计专利产品的重要事实未能查明；2.一审法院以雅园酒楼与汇鑫公司之间招投标、签订合同、交付货款的行为在上诉人外观设计专利权授权公告日之前，就认定二被上诉人不构成侵权，无法律依据，不符合外观设计专利侵权抗辩有关先用权和现有设计的法律规定，适用法律不当；3.一审法院判决错误，二被上诉人实施上诉人外观设计的行为构成对上诉人外观设计专利权的侵犯，应承担相应的侵权责任。

贵州省高级人民法院经审理认为：侯志成系“环扣毛巾碟（2） （专利号为ZL201130300214.8）”外观设计的专利权人。《专利法》第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”根据该条规定，首先，实施外观设计专利权的行为包括制造、许诺销售、销售和进口，而使用具有外观设计专利权的产品不属于实施该专利，即以生产经营为目的，使用未经许可制造、销售或进口外观设计专利产品的行为不构成侵权。本案中，雅园公司通过合法渠道购进并使用涉案专利产品的行为不属于实施外观设计专利权的行为，没有侵犯侯志成的外观设计专利权，故不承担赔偿责任。其次，外观设计专利权只有在被授予后，才能得到法律保护。尽管汇鑫公司实施了销售涉案外观设计专利产品的行为，但其招投标、签订合同等行为均发生在侯志成取得外观设计专利之前，不构成对侯志成外观设计专利权的侵害，也不应当承担赔偿责任。

关于上诉人侯志成提出一审判决适用法律不当，其认定不符合外观设计专利侵权抗辩有关先用权和现有设计的法律规定的上诉理由，二审法院认为，先用权是指在他人申请专利日之前，就已经制造了相同产品、使用了相同方法或已经做好必要准备，并且在原有范围内继续制造使用，不视为侵犯专利权的情形；《专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或设计属于现有技术或现有设计的，不构成侵犯专利权，先用权和现有设计都是被控侵权人针对侵权指控而行使的抗辩权，侯志成的该项上诉理由不成立。此外，上诉人提出的一审事实不清，判决结果错误的上诉理由亦不成立，其上诉理由法院不予支持，原审判决认定事实清楚，但适用法律不正确，法院予以纠正；原审判决结果并无不当，法院予以维持。

贵州省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案原告以其外观设计专利权被侵害向法院提起侵权之诉，应当提供证据证明被告侵权的事实。原告以公证处所作的公证书证明被告雅园酒楼使用了涉案侵权产品的行为，未提供汇鑫公司侵权的证据。法院经审理查明，被告汇鑫公司虽然存在销售涉案侵权产品的行为，但该行为发生在原告取得外观设计专利权之前，根据《专利法》第四十条的规定，外观设计专利权自授权公告之日起生效，原告只有在其外观设计专利权被授予后，才能基于其专利权被侵害的事实提起侵权之诉。因此，原告在其未获外观设计专利授权的情况下提起的侵权之诉不能获得支持。此外，根据《专利法》第十一条第二款的规定，使用外观设计专利侵权产品的行为不构成侵权，故雅园酒楼的使用行为即使是在原告的外观设计专利权授予之后，也不构成对原告外观设计专利的侵权。

根据《专利法》第二十二条第五款、第六十二条的规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术，被控侵权人对其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计负有举证责任。本案被告以现有设计进行抗辩，但未提供证据证明其实施的设计在原告外观设计权申请日前为公众所知，因此本案被告的抗辩不成立。然而，在原告诉请不成立的情况下，被告抗辩不成立并不导致原告诉请获得支持。事实上，当原告诉请不成立时，无论被告现有设计的抗辩是否成立，都不影响法院判决驳回原告的诉讼请求。

编写人：贵州省贵阳市中级人民法院 刘永菊