广州市指南针会展服务有限公司、广州中唯企业管理咨询服务有限公司诉优衣库商贸有限公司、优衣库商贸有限公司上海月星环球港店侵害商标权纠纷案
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●恶意取得并利用商标权谋取不正当利益之行为不受法律保护
【裁判要旨】
诚实信用原则是一切市场活动参与者均应遵循的基本准则。对违反诚实信用原则，恶意注册商标，并借用司法资源以商标权谋取不正当利益之行为，依法不予保护。
【案号】
一审：上海市第二中级人民法院（2014）沪二中民五（知）初字第149号
二审：上海市高级人民法院（2015）沪高民三（知）终字第45号
申请再审：最高人民法院（2018）最高法民申4603号
再审：最高人民法院（2018）最高法民再396号
【案情与裁判】
原告（上诉人、被申请人）：广州市指南针会展服务有限公司（简称指南针公司）
原告（上诉人、被申请人）：广州中唯企业管理咨询服务有限公司（简称中唯公司）
被告（上诉人、再审申请人）：优衣库商贸有限公司（简称优衣库公司）
被告（被上诉人）：优衣库商贸有限公司上海月星环球港店（简称优衣库月星店）
起诉与答辩
指南针公司和中唯公司于2014年7月向上海市第二中级人民法院（以下简称一审法院）共同起诉称，其系涉案注册商标的共有人，共同享有注册商标专用权。优衣库公司与优衣库月星店未经许可，在相同商品上及相关网络推广宣传中使用与涉案注册商标相同的标识，侵犯了其享有的注册商标专用权。请求判令优衣库公司、优衣库月星店：1.立即停止侵犯商标专用权的行为；2.共同赔偿经济损失以及为制止侵权所支付的合理费用共计163197元。
优衣库公司、优衣库月星店一审共同辩称，1.首先，两被告使用的被诉侵权标识（见附图一）属于对产品特性介绍的文字说明，不属于商标性使用；其次，涉案注册商标与上述被诉侵权文字说明标识之间在视觉感知、读音、含义等方面均具有显著区别，两者不构成相同或近似；再次，两原告从未实际使用过涉案注册商标，相关消费者对使用涉案注册商标的商品也不会产生任何认知。而“优衣库”品牌采取的是“SPA”（即自有品牌服饰专营商店）经营模式，即企业全程参与商品的企划（设计）、生产、物流、销售等产业环节的一体化模式。该种经营模式下所有“优衣库”品牌商品仅通过直营店或者网络专卖店进行销售。而所有直营店、网络专卖店均统一并突出使用了“优衣库”商标。鉴于“优衣库”品牌在国内享有的较高知名度、美誉度，消费者在进入店内进行消费时，已经认知店内商品均来源于第3002206号注册商标（见附图四）、第3012401号“优衣库”商标的权利人。因此，即使被诉侵权标识与涉案注册商标构成相似，相关消费者也不会产生涉案商品来源于两原告的混淆和误认。2.本案属于两原告利用涉案注册商标恶意索赔的案件，就相同的事实理由两原告已在全国各地启动多个诉讼程序，其行为对两被告的正常经营产生了重大影响。3.《商标法》的立法宗旨在于鼓励商标的注册、使用。而两原告持有的注册商标达2600多件，完全不是正常经营所需，而是将商标作为商品买卖。且两原告在与被告协商涉案注册商标转让事宜时要求高额转让费，现两原告通过诉讼对被告施压以转让商标获利。其行为完全不符合《商标法》的立法目的。请求驳回两原告的全部诉讼请求。
一审审理查明
指南针公司成立于2004年7月20日，注册资本人民币50万元，经营范围包括：展览活动策划、设计、室内装饰设计、文化交流活动策划、展具租赁、电脑平面设计、批发和零售贸易。
中唯公司成立于2005年4月27日，注册资本50万元，经营范围包括：企业管理咨询、企业形象设计、商标代理、展览策划、商品信息咨询、投资咨询、财务咨询、货物进出口。该公司股东为林伟某、黄雄某。
指南针公司、中唯公司系涉案注册商标的共有人。该注册商标的核定使用商品为第25类，包括：游泳衣、足球鞋、鞋、童装、帽、袜、服装、皮带（服饰用）、婚纱、领带。商标注册有效期自2013年6月21日起至2023年6月20日止。
优衣库公司成立于2010年3月30日，其股东为株式会社迅销，注册资本3000万美元，从事服装、配件、装饰品等的经营。
优衣库公司与迅销（中国）商贸有限公司（简称迅销公司）系株式会社迅销在中国设立的子公司，共同经营“优衣库”品牌，两者均采用“SPA”（即自有品牌服饰专营商店）经营模式，分别在中国各地设有专营店。
2012年11月3日，株式会社迅销向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）申请G1133303号商标（见附图三）领土延伸（该商标的优先权日期为2012年8月2日，专用期限为2012年8月13日至2022年8月13日），申请注册商品为第25类。该商标领土延伸申请于2014年4月15日被商标局驳回。
2014年3月，指南针公司委托北京盈科（广州）律师事务所向优衣库公司、迅销公司发出律师函，称在“天猫商城”及各地经营的“优衣库”专卖店销售的涉案商品突出使用G1133303号标识，侵犯了其享有的涉案注册商标专用权，要求优衣库公司、迅销公司立即停止侵权并作出合理赔偿。之后，指南针公司、中唯公司以优衣库公司及其下属分公司，迅销公司及其下属分公司侵害指南针公司、中唯公司涉案注册商标专用权为由，分别向全国多家法院提起诉讼。
一审法院另查明：根据商标局网站查询记录，指南针公司、中唯公司分别持有注册商标共计2600余个。
2013年10月13日的网页截屏资料显示，华唯商标转让网曾出现转让涉案注册商标的相关信息。华唯商标转让网的主办单位为北京华唯环球国际知识产权代理有限公司。黄雄某为该公司法定代表人、股东及该网站负责人。
（2013）沪徐证经字第9620号公证书显示，www.job168.com、黄页88等网站对中唯公司的介绍称：“华唯商标转让网是香港易普燊集团有限公司、北京华唯环球国际知识产权代理有限公司、中唯公司设立的行业门户网站。华唯公司是商标行业知名的企业，全国较早成立的商标代理机构，特别是在商标转让领域，盘活闲置商标几千例，所拥有的待转让商标资源全国第一、商标交易量全国第一，是全国最大最全的商标转让网……”相关网站信息中，原告中唯公司的联系地址为广州市天河区体育西路111号建和中心29层（全层）。
（2013）沪徐证经字第9621号公证书显示，华唯商标转让网称：“华唯商标转让网是由华唯环球（武汉）科技有限公司、华唯环球国际设立的行业门户，旗下华唯知识产权、中唯企业是商标行业知名的企业，全国较早成立的商标代理机构，特别是在商标转让领域，盘活闲置商标几千例。目前，华唯商标所拥有的待转让商标资源全国第一、商标交易量全国第一，是全国最大最全的商标转让网……”该网站信息显示，华唯商标转让网广州联系地址为广州市天河区体育西路111号建和中心29层（全层）。
2013年12月17日、18日，上海市华诚律师事务所代理人柯晓某与上海市黄浦公证处公证员共同前往广州市天河区体育西路111号建和中心29楼北京华唯环球国际知识产权代理有限公司、中唯公司经营场所，与中唯公司的黄雄某、王丽某洽谈涉案注册商标转让事宜。上海市黄浦公证处对上述洽谈过程出具（2013）沪黄证经字第14546号公证书。该公证书显示：在洽谈过程中，柯晓某询问涉案注册商标从原来商定的8万元提高到800万元的原因。黄雄某表示转让价格不能低于800万元，其目标是要将该商标作为某日方企业的附属品牌，卖给该企业。该商标适合日方企业和投资者，不适合一般的使用者。之后，王丽某带柯晓某参观了上述日方企业位于广州市天河区天河路383号太古汇商场的“优衣库”专卖店。参观完后，黄雄某表示上述日方企业即“优衣库”的经营者。
一审判理和结果
一审法院经审理认为，指南针公司、中唯公司系涉案注册商标的专用权人，对该注册商标享有的合法权利应受《商标法》的保护。优衣库公司、优衣库月星店未经指南针公司、中唯公司许可，在互联网宣传中使用了与原告注册商标相同的被诉侵权标识，并销售带有该标识的商品，其行为均属于侵害指南针公司、中唯公司注册商标专用权的行为，依法应承担相应的民事责任。作为涉案商标的注册人，两原告并无实际使用涉案注册商标的意图，而是欲通过诉讼达到将涉案注册商标转让给优衣库经营者的目的，从而获取巨额赔偿或商标转让费用。考虑到两被告的涉案注册商标侵权行为并未给两原告造成实际的经济损失，且两原告上述诉讼行为明显不符合鼓励商标使用、激活商标资源的原则，而是属于利用注册商标不正当地投机取巧、将注册商标作为索赔的工具，因此，一审法院对于两原告要求两被告在本案中承担赔偿责任的诉讼请求，不予支持。一审法院判决：一、优衣库公司停止侵权行为。二、驳回指南针公司、中唯公司的其他诉讼请求。
上诉与答辩
指南针公司、中唯公司共同提起上诉称，一审法院对商标使用标准过严，使用不仅包括实际使用，还包括使用意图。其已有证据表明对涉案注册商标进行了实际使用。一审法院认定其欲通过诉讼获取巨额赔偿或商标转让费，属事实认定错误，其进行的是维权行动。其因优衣库公司、优衣库月星店的行为遭受了实际损失，涉案注册商标价值遭贬损，应得到损害赔偿。优衣库公司、优衣库月星店明知其为涉案注册商标的权利人，仍进行恶意侵权，应承担赔偿责任。
优衣库公司、优衣库月星店答辩认为，指南针公司、中唯公司目前持有2600多件商标，显非经营所需，其一贯有注册商标高价转让的行为，并无实际使用的意图和实际使用；由于指南针公司、中唯公司对涉案注册商标并未进行过实际使用，不会发生实际损失；优衣库公司、优衣库月星店的使用属于对商品进行文字说明，并非恶意侵权。
优衣库公司、优衣库月星店的上诉请求为，撤销一审判决第一项，改判驳回指南针公司、中唯公司的全部诉讼请求。其主要上诉理由为：1.一审判决将用于表明产品特性的被诉侵权标识文字说明认定为识别商品来源的商标，与客观事实不符。2.被诉侵权标识与涉案注册商标既不相同也不近似，指南针公司、中唯公司仅诉请认定两者近似，一审法院却认定相同，违反民事诉讼“不告不理”原则。
指南针公司、中唯公司答辩认为，1.一审判决认定被诉侵权标识的使用属商标使用正确。2.被诉侵权标识与涉案注册商标对比，其核心是变形的U，被诉侵权标识是由变形的U和文字“ULTRA、LIGHT、DOWN”构成，其变形的U部分完全相同，因此一审法院认定两者相同符合客观实际。
二审判理和结果
二审法院经审理认为，一审法院关于优衣库公司、优衣库月星店使用被诉侵权标识属于商标性使用的认定和基于被诉侵权标识与涉案注册标识的变形U部分相同，从而认定两标识相同，于法不悖，二审法院予以认同。关于指南针公司、中唯公司是否实际使用了涉案注册商标，指南针公司、中唯公司在一审中提供的实际使用证据材料以及其在二审中提交的关于其实际使用涉案注册商标的证据材料，均不符合商业活动中使用商标的惯常做法，查明的事实也足以表明指南针公司、中唯公司的经营模式系注册商标转让牟利，或意图通过诉讼获取赔偿，其本身既无使用的意图，亦未曾实际使用，且指南针公司、中唯公司关于使用意图也应认定为商标使用的意见，并无法律依据。鉴于指南针公司、中唯公司没有实际使用涉案注册商标，其不存在实际损失，一审法院要求优衣库公司、优衣库月星店停止使用被诉侵权标识，已足以保护指南针公司、中唯公司对涉案注册商标标识享有的商标权，一审法院依法判决优衣库公司、优衣库月星店不承担赔偿责任，于法不悖。二审法院判决：驳回上诉，维持原判。
申请再审理由与答辩
优衣库公司申请再审称，1.涉案注册商标已被宣告无效，原审生效判决据以认定侵权的权利基础暨主要事实依据被依法撤销，符合法定再审的情形。2.本案二审判决结果与国内其他地区法院的生效判决存在明显区别。包括本案在内，被申请人对申请人提出了完全相同的42件诉讼。在本案二审判决作出之前，已有部分法院作出生效判决。其中多数法院认为申请人使用被诉侵权标识的行为，不侵犯被申请人享有的涉案注册商标专用权。3.即使被申请人权利商标有效，申请人使用的被诉侵权标识也与涉案注册商标不构成相同或近似。应将被诉侵权标识文字整体作为比对对象与被申请人注册商标进行比对，两者在音、形、义上存在差异，不会使相关公众对商品的来源产生混淆或者误认。请求最高人民法院撤销一、二审判决，驳回指南针公司、中唯公司的全部诉讼请求。
再审审理查明
再审查明：2014年4月11日迅销公司就涉案注册商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出了无效宣告申请。商标评审委员会于2016年1月11日作出商评字〔2016〕第1610号关于第10619071号“UL”商标无效宣告请求裁定，认定：诉争商标不属于《商标法》第十条第一款第四项、第八项的情形。指南针公司、中唯公司提交了有关诉争商标使用情况的证据，而优衣库公司并未提交大量使用“UL”商标的证据，综合考量，本案尚难以认定诉争商标注册行为扰乱了正常的商标注册管理秩序并有损于公平竞争的市场秩序，故并未构成《商标法》第四十一条第一款[1]所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。裁定：维持涉案商标注册。
迅销公司不服上述裁定，提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2016）京73行初909号行政判决，认为，“中唯公司申请注册了1931件商标，指南针公司申请注册了706件商标，其中部分商标与他人知名商标在呼叫或者视觉上高度近似……指南针公司、中唯公司曾在华唯商标转让网上公开出售诉争商标，并向迅销公司提出诉争商标转让费800万元”“指南针公司、中唯公司超出经营范围，非以使用为目的且无合理或正当理由大量申请注册并囤积包括诉争商标在内的注册商标，还通过商标转让、诉讼等手段实现牟利，其行为严重扰乱了商标注册秩序、损害了公共利益，并不当占用了社会公共资源，构成《商标法》第四十一条第一款规定的‘以其他不正当手段取得注册’的情形”，判令商标评审委员会重新作出裁定。
中唯公司不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院于2018年1月26日作出（2017）京行终5603号判决：驳回上诉，维持原判。
2018年2月27日，商标评审委员会作出商评字〔2016〕第1610号重审第309号裁定（简称第309号裁定），对北京市高级人民法院的判决予以确认，并对涉案注册商标予以无效宣告。
2018年8月6日，商标局发布第1610期商标公告，该期公告显示涉案注册商标在全部商品上宣告无效。
再审另查明，指南针公司、中唯公司依据涉案注册商标专用权，在北京、上海、广东、浙江四地针对优衣库公司或迅销公司和不同门店提起了42起商标侵权诉讼。
再审判理和结果
最高人民法院再审认为：民法基本原则在整个法律体系中发挥基础性和全局性的作用，商标领域也不例外。诚实信用原则是一切市场活动参与者均应遵循的基本准则。一方面，它鼓励和支持人们通过诚实劳动积累社会财富和创造社会价值，并保护在此基础上形成的财产性权益，以及基于合法、正当的目的支配该财产性权益的自由和权利；另一方面，它又要求人们在市场活动中讲究信用、诚实不欺，在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。一方面，它保障当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利；另一方面，它又要求当事人在不损害他人合法权益和社会公共利益的前提下，善意、审慎地行使自己的权利。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关主张不应得到法律的保护和支持。
本案中，根据查明的事实，指南针公司、中唯公司以不正当方式取得商标权后，目标明确指向优衣库公司等，意图将该商标高价转让，在未能成功转让该商标后，又分别以优衣库公司、迅销公司及其各自门店侵害该商标专用权为由，以基本相同的事实提起系列诉讼，在每个案件中均以优衣库公司或迅销公司及作为其门店的一家分公司作为共同被告起诉，利用优衣库公司或迅销公司门店众多的特点，形成全国范围内的批量诉讼，请求法院判令优衣库公司或迅销公司及其众多门店停止使用并索取赔偿，主观恶意明显，其行为明显违反诚实信用原则，对其借用司法资源以商标权谋取不正当利益之行为，依法不予保护；优衣库公司关于指南针公司、中唯公司恶意诉讼的抗辩成立，予以支持。二审法院虽然考虑了指南针公司、中唯公司之恶意，判令不支持其索赔请求，但对其是否诚实信用行使商标权，未进行全面考虑，适用法律有所不当，予以纠正。最高人民法院判决：撤销一、二审判决，驳回指南针公司和中唯公司的全部诉讼请求。
【法官评述】
本案是一起恶意注册商标的典型案件，原告恶意囤积商标，并借助司法资源以商标权之名主张不正当利益。指南针公司、中唯公司依据涉案注册商标专用权，在北京、上海、广东、浙江四地针对优衣库公司或迅销公司和不同门店提起了42起商标侵权诉讼，各地法院判决结果不一。
《商标法》第七条第一款规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”此外，作为民事基本法，《民法通则》早在1986年即已规定“民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则”。民法基本原则在整个法律体系中发挥基础性和全局性的作用，商标领域也不例外。
“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”诚实信用原则作为市民社会的帝王法则，对民事法律行为有着重要的价值引领作用。针对当前社会上部分经营主体违反诚实信用原则大规模注册与他人知名商标近似商标，有目标、有计划利用司法程序企图获得不正当利益之行为，最高人民法院在判决中指出，指南针公司、中唯公司以不正当方式取得商标权后，目标明确指向优衣库公司等，意图将该商标高价转让，在未能成功转让该商标后，又分别以优衣库公司、迅销公司及其各自门店侵害该商标专用权为由，以基本相同的事实提起系列诉讼，在每个案件中均以优衣库公司或迅销公司及作为其门店的一家分公司作为共同被告起诉，利用优衣库公司或迅销公司门店众多的特点，形成全国范围内的批量诉讼，请求法院判令优衣库公司或迅销公司及其众多门店停止使用并索取赔偿，主观恶意明显，其行为明显违反诚实信用原则，对其借用司法资源以商标权谋取不正当利益之行为，依法不予保护。在本案中，最高人民法院鲜明地表达了恶意取得并利用商标权谋取不正当利益之行为不受法律保护，对建设健康有序的商标秩序，净化市场环境，遏制利用不正当取得的商标权进行恶意诉讼具有典型意义，充分发挥了司法裁判的价值引领作用。
编写人：最高人民法院 王艳芳
附图：
附图一 被诉侵权标识
附图二 第10619071号涉案注册商标
附图三 G1133303号标识
附图四 优衣库第3002206号商标
[1] 对应现行《商标法》第四十四条第一款。