6 特定实施行为的先用权抗辩

——哈尔滨飞亚灯饰有限公司诉哈尔滨哈西老工业区改造建设投资有限责任公司等侵害外观设计专利权案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2014）哈知初字第31号民事判决书

2.案由：侵害外观设计专利权纠纷

3.当事人

原告：哈尔滨飞亚灯饰有限公司

被告：哈尔滨哈西老工业区改造建设投资有限责任公司、哈尔滨市鲁东交电经销有限责任公司、扬州市星慧照明有限公司

【基本案情】

哈尔滨飞亚灯饰有限公司（以下简称飞亚灯饰公司）于2011年5月5日申请，2012年1月25日获得专利号为ZL201130105246.2、名称为“路灯雪花灯具”外观设计专利权，至今有效。该外观设计图片或照片，包括：主视图、左视图、俯视图。2010年3月，哈尔滨哈西老工业区改造建设投资有限责任公司（以下简称哈西建设公司）同案外人清华大学美术学院签订《技术合同书》，约定为建设哈西客站新区——北起康宁路，东起学府路、迎宾路，规划面积18.2平方公里。其中包括广场、车站、公园、道路交通、旅游景点、公共室外空间等公共设施方案单体设计，包括照明系统（路灯）。同时约定，项目经哈西建设公司书面验收并已按合同约定支付全部费用后，项目成果的知识产权归哈西建设公司所有，清华大学美术学院不再享有此成果的实施或转让产生的经济效益。2010年6月，清华大学美术学院完成照明系统设计并提交路灯设计图纸。其中，错落安装二头雪花灯具的雪花路灯中的单个雪花灯具平面图、对称安装二头雪花灯具的雪花路灯中的单个雪花灯具平面图，单头雪花灯具雪花路灯中的单个雪花灯具平面图，与专利号为ZL201130105246.2、名称为“路灯雪花灯具”外观设计专利的主视图一致。后哈西建设公司将该图纸交付给鲁东交电公司施工。2011年8月21日，鲁东交电公司同扬州市星慧照明有限公司（以下简称扬州星慧公司）签订《工业品买卖合同》，约定扬州星慧公司按照双方确定的技术图纸生产500套，12米雪花灯，并按照现场施工进度于鲁东交电公司书面通知10日内组织发货。该技术图纸记载单个雪花灯具平面图，与清华大学美术学院《哈尔滨西区公共设施设计工程（施工图）》中的单个雪花灯具平面图与专利号为ZL201130105246.2、名称为“路灯雪花灯具”外观设计专利的主视图基本一致，没有明显区别。飞亚灯饰公司认为，哈西建设公司、鲁东交电公司、扬州星慧公司未经飞亚灯饰公司许可，擅自使用并制造与飞亚灯饰公司专利相同样式的二灯头路灯和灯具合计307套，分别安置在哈尔滨市西客站、西宁北路、同济路、绥化路、南兴街、北兴街。侵犯了飞亚灯饰公司依法取得的专利权，遂向法院提起诉讼，要求上述三被告停止侵权，赔偿损失。

【案件焦点】

1.哈西建设公司、鲁东交电公司、扬州星慧公司是否享有先用权；2.所设计、制作、使用的被诉侵权产品是否属于飞亚灯饰公司涉案专利保护范围；3.是否侵犯飞亚灯饰公司的涉案专利权。

【法院裁判要旨】

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院经审理认为：清华大学美术学院于2010年6月完成了《哈尔滨西区公共设施设计工程（施工图）》“路灯方案二”，包括三张三视图，错落安装二头雪花灯具的雪花路灯中的单个雪花灯具平面图、对称安装二头雪花灯具的雪花路灯中的单个雪花灯具平面图、单头雪花灯具雪花路灯中的单个雪花灯具平面图，与专利号为ZL201130105246.2、名称为“路灯雪花灯具”外观设计专利的主视图一致，没有明显区别。扬州星慧公司按照技术图纸制造的被控侵权产品与清华大学美术学院《哈尔滨西区公共设施设计工程（施工图）》中的单个雪花灯具平面图及专利号为ZL201130105246.2、名称为“路灯雪花灯具”外观设计专利的主视图基本一致，没有明显区别。哈西建设公司举示证据充分证实，在飞亚灯饰公司涉案外观设计专利申请日之前，哈西建设公司已经委托清华大学美术学院完成了相同的设计。依照《中华人民共和国专利法》 （以下简称《专利法》）第六十九条第（二）项关于在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权的规定，哈西建设公司、鲁东交电公司、扬州星慧公司关于享有先用权的主张成立。

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》 第十一条第二款、 第二十三条、 第五十九条第二款、 第六十二条、 第六十九条第（二）项的规定，判决：

驳回原告哈尔滨飞亚灯饰有限公司的诉讼请求。

【法官后语】

关于先用权抗辩在审判实践中的认定，我们认为应从积极与消极两个方面来认定。积极条件包括：第一，先用权人特定实施行为必须发生在涉案专利申请日前；第二，先用权人的特定事实行为不得超出原有的生产规模以及根据已有的生产准备可以达到的生产规模。消极条件是指先用权人在专利申请日前所掌握的与涉案专利内容相同的专利，不是基于非法途径获取的。

本案中，通过哈西建设公司举示的证据可以证明在飞亚灯饰公司涉案外观设计专利申请日前，哈西建设公司就已经完成了被控侵权产品的设计图纸及相关工艺文件，掌握了同涉案外观设计专利相同的设计。在涉案外观设计专利申请日前，鲁东交电公司、扬州星慧公司既是在原有的生产准备基础上制造的被控侵权产品，且未超出哈西建设公司的需求规模，符合先用权成立的积极条件。同时，哈西建设公司、鲁东交电公司、扬州星慧公司对涉案专利内容的掌握系源自哈西建设公司与清华大学美术学院签订的《技术合同书》，而非通过非法途径获取，不存在成立先用权的消极条件。故法院最终支持原告的先用权抗辩主张。

本案同时也涉及对《专利法》第六十九条第（二）项规定的理解。该条规定：先用权人的特定实施行为包括制造、使用。仅从该项用语来看，似乎否定了制造、使用之外的其他行为。笔者认为，如果仅允许制造产品，而不允许对制造的产品加以销售或使用，制造行为就无法使制造人获得任何利益，这会导致先用权的例外失去意义，因此对该条款的理解不应局限于制造、使用，还应包括销售与许诺销售，如此方能体现本规定的设立初衷。

编写人：黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 齐鸣